Federico Munari - UniversiBO

Meccanismi di protezione
dell’innovazione
Federico Munari
Università degli Studi di Bologna
[email protected]
Appropriabilità e protezione
dell’innovazione: piano della lezione
Innovare o imitare: vantaggi (e svantaggi) di prima
mossa
I regimi di appropriabilità e gli strumenti di
protezione dell’innovazione
Gli strumenti dell’Intellectual Property
 La gestione strategica dei brevetti e dell’IP
Federico Munari – Università di Bologna
Regimi di appropriabilità e
strumenti di protezione
dell’innovazione
Strategia e innovazione tecnologica:
le domande chiave
Quali percorsi di
sviluppo delle
tecnologie?
In quali tecnologie
investire?
Come affermare lo
standard?
Innovare o imitare?
Come
appropriarsi del
valore creato?
Come
proteggere
l’innovazione?
Mercati
Come si crea valore?
Tecnologie
Come si
cattura
il valore?
Federico Munari – Università di Bologna
Esiste un mercato
per l’innovazione?
Chi sono gli “early
adopters”?
Quale è la strategia
di prodotto e di
prezzo?
Come
organizzarsi
per fornire
valore?
Come organizzare
la R&S?
Come favorire
l’innovazione
nell’impresa?
Sviluppo interno o
esterno della
tecnologia?
Innovare o imitare?
Vincente
Perdente
First mover
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Follower
Innovare o imitare?
Risultati del processo innovativo
Vincente
Perdente
Sony
(CD)
Netscape
(browser Internet)
Leader
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Dell
(PC)
Polaroid
(macchine
fotografiche
digitali)
Follower
Leader vs. follower
 Sostenibilità primato tecnologico
 Vantaggi della prima mossa
 Svantaggi della prima mossa
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Il vantaggio dell’innovatore
Sostenibilità del primato tecnologico
I concorrenti non
possono
duplicare la
tecnologia
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La rapidità di
innovazione
dell’impresa >/=
concorrenti
Vantaggi della prima mossa
Trasformare gap tecnologico in altri vantaggi
Reputazione
Costi di sostituzione
Scelta del canale
Curva di apprendimento esclusiva
Accesso agevolato a risorse scarse
Definizione standard
Profitti iniziali
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Svantaggi della prima mossa
Costi del pionierismo
Educazione acquirenti
Sviluppo infrastrutture
Sviluppo input necessari
Sviluppo prodotti complementari
Costi elevati primi input
Approvazione autorità
Rischio
Incertezza domanda
Cambiamenti fabbisogni acquirenti
Specificità investimenti iniziali
Discontinuità tecnologiche
Imitazioni a basso costo
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Da cosa dipende il successo dell’innovatore?
Regime di appropriabilità dell’innovazione
 Possibilità di proteggere la tecnologia
(strumenti legali)
 Natura della conoscenza
 Tipologia di innovazione (prodotto/processo)
 Caratteristiche della tecnologica
 Risorse complementari
 Standard tecnologici
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Appropriazione esclusiva dei ritorni
dall’innovazione
Regime di appropriabilità forte: possibilità
dell’innovatore di beneficiare in via esclusiva
dei ritorni economici derivanti dal nuovo
prodotto o processo
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Innovazione di prodotto vs. innovazione di
processo
 Le innovazioni del prodotto sono più facilmente
imitabili delle innovazioni del processo
 Diversa efficacia della protezione brevettuale
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Conoscenza esplicita vs. conoscenza tacita
Impossibilità di codificare la conoscenza:
 Impossibilità di replicazioni di caratteristiche del
processo di sviluppo al di fuori del contesto
specifico nel quale sono state sviluppare
 La conoscenza tacita non può essere trasferita
tramite brevetti
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Tecnologie discrete vs.
tecnologie sistemiche
 In settori con tecnologie discrete (es. farmaceutica,
chimica) è possibile acquisire il controllo della
tecnologia con pochi brevetti relativi agli elementi
essenziali
 In settori con tecnologie sistemiche (es.
elettronica) le imprese spesso non dispongono di
un portafoglio brevetti in grado di controllare tutti
i componenti complementari essenziali della
tecnologia sviluppata
Federico Munari – Università di Bologna
Per il successo di una innovazione…
 Gli strumenti legali da soli non sono sufficienti per
la completa appropriazione delle rendite da
innovazione
 Gli strumenti legali non garantiscono il passaggio
di successo dalla fase di invenzione alla fase di
sfruttamento commerciale……(risorse
complementari e standard)
Federico Munari – Università di Bologna
Le risorse complementari
Se la redditività attesa di una risorsa cresce
con la disponibilità di un’altra risorsa,
complementare rispetto alla prima e viceversa
Know-how utilizzato congiuntamente con
altre capacità e risorse
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Le risorse complementari
Produzione
Distribuzione
Know-how
teconologico
distintivo
Fornitori
Altre
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Servizio
Tecnologie
complementari
Teece (1986)
I fornitori di prodotti complementari
(complementors)
In alcuni settori (e.g, settori standard driven), possono
appropriarsi di una parte consistente del valore creato. Il
loro potere relativo dipende da:
livello di concentrazione relativo
 costi relativi di riconversione dei clienti o fornitori (es.,
sistemi operativi)
 facilitá di unbundling (scomposizione) (e.g., sistema
operativo vs. Applicativi)
 minacce relative di integrazione
 tasso di crescita complessivo del settore
 ...

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Gli strumenti
dell’Intellectual Property
Strumenti legali a protezione
dell’innovazione
Soluzioni tecniche
Brevetto di invenzione
Forme esteriori
Disegno e modello
Segni distintivi
Marchio d’impresa
Opere d’ingegno /
programmi per
elaboratori
Diritto d’autore
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Gli strumenti dell’Intellectual Property
(fonte EPO)
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Esempi di IP in un telefono cellulare
(Fonte EPO)
Trade marks:
• Made by "Nokia"
• Product "N95"
• Software "Symbian", "Java"
Patents:
• Data-processing methods
• Semiconductor circuits
• Chemical compounds
•…
Trade secrets:
?
Copyrights:
• Software code
• Instruction manual
• Ringtone
•…
Designs (some of them registered):
• Form of overall phone
• Arrangement of buttons in oval shape
• Three-dimensional wave form of buttons
•…
Federico Munari – Università di Bologna
© Nokia
Le ragioni dell’intervento pubblico
nella R&S
- I risultati delle attività di R&S hanno le caratteristiche di un
bene pubblico (Arrow, 1962; Nelson, 1959; Romer, 1990):
• non rivalità nel consumo (costi di riproduzione di
un’informazione sostanzialmente nulli)
• non escludibilità (non completa appropriabilità dei
benefici economici o esternalità da parte
dell’innovatore)
- Inoltre, la produzione di innovazioni è caratterizzata da
indivisibilità (elevati costi fissi), alta incertezza, risultati di
lungo termine.
Guadagni sociali >> Guadagni privati
Rischi di fallimento del mercato!!!
Federico Munari – Università di Bologna
Apple paga 234 mln a Università Wisconsin,
infranti brevetti (www.ansa.it)
Corte dà ragione ad Ateneo per tecnologia processori iPhone (14 ottobre 2015)
Sconfitta in tribunale per Apple. Dopo averla spuntata contro Samsung in varie battaglie legali, Cupertino
deve cedere di fronte alla University del Wisconsin.
Una giuria federale ha ordinato il pagamento di 234 mln di dollari all'ateneo per aver infranto alcuni dei
suoi brevetti. Ma Apple annuncia che presenterà appello contro la decisione, ritenendo i brevetti della
University of Wisconsin non validi e quelli a sua disposizione in grado di coprire la tecnologia dei suoi
processori.
L'Università plaude invece alla decisione, che "tutela le invenzioni brevettate". Secondo l'ateneo Apple ha
usato illegalmente alcune delle tecnologie dell'Università nei processori di iPad e iPhone. Dopo la
decisione della giuria, Apple ha messo in evidenza che il conto stabilito è elevato.
Cupertino ritiene che sarebbe stato più appropriato stabilire un prezzo di 7 cent per ogni dispositivo che
monta la tecnologia ritenuta illegale, per un totale di 10 mln di dollari. La University of Wisconsin aveva
chiesto 2,74 dollari a dispositivo per un totale di 400 mln di dollari. Il caso riguarda i processori usati
nell'iPhone 5, 6 e 6 Plus, ma anche alcuni iPad. L'University of Wisconsin ha avanzato un'altra azione
legale nei confronti di Apple lo scorso settembre per la violazione degli stessi brevetti nell'iPhone 6S e 6S
Plus.
L'università difende il suo brevetto registrato 17 anni fa, che è basato sulla tecnologia messa a punto da
alcuni professori e studenti dell'ateneo. La scuola ha fatto causa nel 2008 a Intel per la violazione del
brevetto. Le due parti hanno patteggiato lo scorso anno.
"Riteniamo che la nostra tecnologia abbia preceduto i tempi. Venti anni fa abbiamo provato ad anticipare
come i computer avrebbero dovuto operare oggi", afferma Gurindar Sohi, uno dei professori che ha
sviluppato la tecnologia. "Il nostro gruppo ha investito l'equivalente di 11 anni di lavoro per risolvere
questo problema«
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tlc/2015/10/19/apple-paga-234-mln-a-un.-wisconsin_ccaf816edf8e-42a7-9947-3169ba5a73d2.html
Federico
Munari – Università di Bologna
Le finalità dei brevetti
 fornire incentivi allo sviluppo di invenzioni
 facilitare il processo di diffusione delle invenzioni
 facilitare il processo di commercializzazione delle
invenzioni
 facilitare il processo di controllo e coordinamento
della ricerca
Federico Munari – Università di Bologna
Brevetti: cosa sono?
Autorità che decide (nazionale/internazionale)
Durata della protezione: massimo 20 anni dalla data di
deposito
Requisiti:
• Novità (non in uso o di dominio pubblico)
• Frutto di un processo inventivo (non ovvietà)
• Devono prevedere una applicazione industriale
Garantisce un’ esclusiva circa lo sfruttamento
commerciale dell’innovazione
Federico Munari – Università di Bologna
Oggetto della brevettazione: cosa non
è brevettabile?
Teorie scientifiche – metodi matematici
Metodi terapeutici / diagnostici sul corpo umano
Metodi per attività commerciali o intellettuali
Presentazione di informazioni
Programmi per elaboratori
Razze animali
Federico Munari – Università di Bologna
La procedura di brevettazione presso
l’EPO
Deposito della
domanda
Concessione
del brevetto
Esame formale
Pubblicazione della
domanda e
rapporto di ricerca
SI
Esame sostanziale
Richiesta di esame
NO
Opposizione
Protezione
nei vari stati
Ritiro/Rifiuto
della domanda
Appello
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29
Schema semplificato procedura
europea
12 mesi: priorità
Eventuale opposizione
da parte di terzi
Filing fee: 120 €
Search fee: 1285 €
Deposito domanda
Entro 6m da pubblicazione R.R.
Designation fee: 580 €
Examination fee: 1620 €
Fee for grant: 915 €
tipicamente, 3-5 anni dal deposito
18 mesi
9 mesi
Esame formale,
Ricerca di brevettabilità
Pubblicazione domanda
Eventuale
concessione
Validazioni nazionali
Esame sostanziale
Costi medi delle varie fasi sulla base di stime EPO (2014)
Federico Munari – Università di Bologna
Schema semplificato di procedura
PCT (Fonte: EPO)
Costi medi delle varie fasi sulla base di stime EPO (2014)
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Brevettazione software
USA
Sono brevettabili programmi per computer, algoritmi
matematici e metodi di business
Europa
 In teoria il software “in quanto tale” non era
brevettabile, ma era tutelato dalla legge sui diritti
d’autore…
 …in pratica, sono stati concessi brevetti per
“computer implemented inventions” a condizione che
presentassero un “effetto tecnico” (es., funzione
esercitata da robot industriale controllato da computer)
Federico Munari – Università di Bologna
Quali errori non commettere
(Fonte:EPO)
• No publication prior to filing
e.g. no article, press release, conference
presentation/poster/proceedings or blog entry
• No sale of products incorporating the invention prior
to filing
• No lecture or presentation prior to filing
except under a non-disclosure agreement (NDA)
• Seek professional advice soon!
• File before others do!
Federico Munari – Università di Bologna
Segreto industriale
Informazioni segrete (Artt. 98-99 CPI)
98.1
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
Federico Munari – Università di Bologna
Brevetto o segreto industriale?
Segreto industriale
Brevetto
Esistono diversi modi
alternativi per risolvere il
problema
Unico modo per risolvere il
problema
………………………
L’invenzione ha una vita
utile limitata
………………………
L’invenzione ha una vita utile
prolungata
L’invenzione è nascosta e
difficile da individuare
………………………
L’invenzione è manifesta o
facilmente identificabile
E’ difficile individuare
un’eventuale contraffazione
………………………
E’ semplice individuare
un’eventuale contraffazione
Ambito competitivo molto
ampio e frammentato
………………………
Ambito competitivo più
limitato e concentrato
Non è necessario dare in
licenza a terzi l’invenzione
………………………
E’ fondamentale dare in
licenza a terzi l’invenzione
Federico Munari – Università di Bologna
Diritti d’autore (copyright)
 Si tratta dei diritti che gli autori possono vantare sulle
creazioni intellettuali (es: opere d’arte, letteratura, musica,…).
E’ acquisito nel momento stesso della creazione dell’opera.
 In Italia, 70 anni di protezione (50 per il software)
Garantisce al possessore il diritto esclusivo di (e
autorizzare a): riprodurre, modificare, eseguire, distribuire il
lavoro
Federico Munari – Università di Bologna
Marchi
Il marchio è una nuova parola, figura o segno atto
a distinguere prodotti o merci, individuando
l’azienda produttrice
 Ha una durata di dieci anni, ma è rinnovabile
 La soglia della contraffazione è data dalla
possibilità di generare confusione nel consumatore
finale
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Gestione strategica dei
brevetti e dell’IP
Fonte: Cohen et al. (2000)
Efficacia della protezione brevettuale:
innovazione di prodotto
Federico Munari – Università di Bologna
Fonte: Cohen et al. (2000)
Efficacia della protezione brevettuale:
innovazione di processo
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Dove depositare? Fattori da considerare
 Fattori commerciali (fatturato e utili potenziali) e
concorrenziali
 Il costo e la difficoltà di tutelare il brevetto in caso di
protezione
 Possibilità di richiedere un brevetto europeo (= serie
di brevetti nazionali, procedura unificata di deposito,
ricerca di anteriorità, esame di merito, concessione)
 Possibilità di presentare una domanda internazionale
o PCT (procedimento unico per depositare una domanda
di brevetto per un gran numero di paesi; non è prevista
la fase di concessione; possibilità di ritardare decisioni e
pagamenti)
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Domande di brevetto USPTO 2002
IBM
3333
Canon
1895
NEC
1833
Micron Technology
1833
Hitachi
1616
1566
Matsushita
Sony
1456
General Electric
1417
Mitsubishi
1408
Samsung
1329
Fujitsu
1263
Toshiba
1171
AMD
1154
Intel
1080
HP
1065
Philips
848
Motorola
736
Texas Instruments
724
Xerox
701
Fujitsu
695
0
500
1000
Federico Munari – Università di Bologna
1500
2000
2500
3000
3500
Domande di brevetto EPO
1999-2006: top 10 imprese italiane
1
Top 10 aziende per deposito di domande di brevetto EPO (1999-2006)
Denominazione
Somma domande Prov. Settore tecnologico prevalente
di brevetto
STMICROELECTRONICS S.R.L.
1311
MI
Tecnologie informatiche
2
C.R.F. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
461
TO
Motori, pompe, turbine
3
G.D SOCIETA' PER AZIONI
333
BO
Movimentazione, manutenzione, stampa
4
5
6
7
8
9
PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.
PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A.
TELECOM ITALIA S.P.A.
FIAT AUTO S.P.A.
AUSIMONT S.P.A.
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.P.A.
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
252
155
150
127
118
117
MI
MI
MI
TO
MI
RM
Trasporti
Ottica
Telecomunicazioni
Trasporti
Macromolecole, polimeri
Chimica organica, chimica fine
115
PD
Utensili e macchinari
10
Per l’individuazione del settore tecnologico prevalente è stata utilizzata la classificazione basata sui codici IPC,
predisposta da OST-INPI/FhG-ISI. Ulteriori informazioni sul sito www.obs-ost.fr
Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Dintec su dati EPO
Federico Munari – Università di Bologna
Le performance innovative dell’Italia (vs.
media UE): anno 2005
Fonte:
European
Innovation
Scoreboard
2005
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Domande di brevetto PCT 2007
Federico Munari – Università di Bologna
Domande di brevetto PCT 1978-2007
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Quando brevettare?
 In generale è meglio depositare la domanda di
brevetto non appena l’invenzione è adeguatamente
definita e può essere descritta con il massimo di dettagli
tecnici
 Sarebbe opportuno mantenere il segreto fino a
quando un prototipo è stato realizzato e testato
 Strategie di deposito rapido possono essere seguite
qualora si voglia ottenere un supporto finanziario per
sviluppare l’innovazione o commercializzarla tramite
licenze
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I costi di brevettazione
I costi di brevettazione si possono suddividere in:
 Costi di deposito
 Costi di esame e concessione
 Costi di mantenimento
e possono essere ripartiti in tasse ufficiali e onorari
del mandatario
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Chi fa profitti dall’innovazione?
Facilità di imitazione
dell’innovazione
Risorse complementari
Disponibili o
di scarsa importanza
Importanti e
strettamente controllate
Difficile fare
profitti
Chi ha le risorse
complementari
fa i profitti
Alto
Basso
L’inventore
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L’impresa con
tecnologia e risorse
complementari, o
potere contrattuale, fa
profitti
Specificità delle risorse complementari e
strategie
 Se l’inventore non possiede le risorse complementari
importanti per lo sviluppo della sua innovazione deve
procurarsele:
 Collaborazioni
 Sviluppo interno
(la scelta fra le due dipende da: tempi di realizzo interno, scarsità,
specificità, rilevanza strategica)
 Cessione dei propri risultati di ricerca a terzi
(Start-up biotech vs. imprese farmaceutiche: alti costi per passare da
sperimentazione preclinica alla commercializzazione)
Federico Munari – Università di Bologna
Strategie di accesso alle risorse
complementari
• < investimenti:
Relazioni contrattuali
< rischi
< fabb. liquidità
• reputazione
regime appropriabilità stretto
pericolo comportamento opportunistico
imitazione partner
Completa integrazione
disponibilità risorse finanziarie
portafoglio competenze necessarie
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Strategie di accesso alle risorse
complementari: l’accordo Pixar-Disney
 Nel settembre 1997, Disney and Pixar annunciano
una rinegoziazione dell’alleanza:
• Sviluppo congiunto di 5 film in 10 anni
• Condivisione dei profitti 50/50 (rispetto al 15/85
iniziale) derivanti da tutti i film e prodotti correlati
(home videos, merchandise, sequels, and madefor-home video sequels)
 Disney acquista 1 milione di azioni Pixar con I
diritti di acquisto di ulteriori 1.5 milioni — per una
quota complessiva del 5% di Pixar.
Federico Munari – Università di Bologna
Cessione della tecnologia in licenza:
alcuni esempi
 University of California: 74 milioni di $ da licenze nel
2000.
 Florida State University: buona parte dei 57 milioni di $
di guadagni da licenze provengono da un brevetto del
chimico Robert Holton,utilizzato da Bristol-Myers Squibb
per il Taxol, il farmaco anti-cancro più venduto al mondo.
 IBM: guadagni da licenze superiori a 1 miliardo di $!
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La gestione strategica
dell’Intellectual Property
Federico Munari – Università di Bologna
La gestione strategica dei brevetti:
piano della lezione
Il ciclo di gestione della proprietà intellettuale
 I brevetti come strumenti di difesa
 Accordi di licensing
 IP-valuation and financing
Discussione del caso Merloni-WR@P
Federico Munari – Università di Bologna
Il ciclo della gestione della proprietà
intellettuale
Area della ricerca
Pianificazione
Attività di R&S
Attività di R&S
Invenzione
Produzione
Protezione
IPRs
Licensing
Valorizzazione
commerciale
Federico Munari – Università di Bologna
Area del mercato
Modelli di gestione della PI (Granieri, 2008)
Invenzione
Valutazione
Ottenimento
Manutenzione
Abbandono
Valorizzazione
esterna
Sfruttamento
nel core business
(produzione e commercializzazione)
Licensing
Cessione e aste
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IP-backed finance
Strategia tradizionale
di difesa
57
L’uso strategico dei brevetti
 Vantaggio da first mover ed esclusione dei
concorrenti (posizione di monopolio)
 Fonte di nuove entrate (licensing)
 Strumento di negoziazione (accordi di R&D,
cross-licensing,…)
 IP come strumento finanziario (facilitare l’accesso
a finanziamenti pubblici, banche, VC)
Federico Munari – Università di Bologna
L’uso strategico dei brevetti:
innovazioni di prodotto
Federico Munari – Università di Bologna
Fonte: Cohen et al. (2000)
Le principali ragioni per non brevettare
Federico Munari – Università di Bologna
L’uso strategico dei brevetti:
blocco
Gillette (Mach3) vs. Wilkinson (Quattro)  accusa di avere copiato la
disposizione delle lame a geometria progressiva, sistema depositato e
brevettato. Il rasoio Mach 3 di Gillette è protetto da 35 brevetti.
 Intel vs. Intergraph  Intel ha pagato 300 milioni di dollari per
chiudere la disputa giudiziaria con Intergraph relativa alla violazione di
brevetti. I brevetti violati da Intel, anche nello sviluppo del processore per
server "Itanium", riguarderebbero un chip conosciuto con il nome di "CS
Clipper" e risalirebbero al 1993.
 Nel marzo 2005 RIM ha ratificato un accordo con la società NTP sulla
base di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta
violazione di 5 brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del
Blackberry. NTP chiedeva di versare un 6% del fatturato generato dalle
vendite dello smartphone fino alla scadenza del brevetto (circa 1 miliardo
di $) (Fonte: www.patnet.it)
Federico Munari – Università di Bologna
Patent lawsuits, smartphone industry
Tim Cook Apple talks about patent wars
http://www.youtube.com/watch?v=bgdQJZjeF0E
BBC video Apple Samsung wars
http://www.bbc.co.uk/news/technology17040699
Fonte: The Economist
Federico Munari – Università di Bologna
L’uso strategico dei brevetti: barriere
all’entrata nel settore farmaceutico
Caves et al. (1991)
Federico Munari – Università di Bologna
Alcuni errori da evitare nella gestione
brevettuale
 Si ignora una invenzione
 Si pubblicizza l’invenzione prima della domanda di
brevetto
 Il testo della domanda di brevetto è redatto male
 Le rivendicazioni hanno portata limitata o sono di
tipo sbagliato
 Il deposito della domanda è fatto nei paesi sbagliati
 Le scadenze non sono rispettate o le tasse non sono
pagate correttamente
 La contraffazione di un proprio brevetto non è
riconosciuta
Federico Munari – Università di Bologna
Licensing-out: motivazioni
 L’impresa si può concentrare sullo sviluppo di
tecnologia e sfruttare le risorse complementari di terzi
 La tecnologia non è di importanza strategica per
l’impresa
 Riduzione dei costi e dei tempi per lo sviluppo di nuovi
prodotti utilizzando risorse complementari già esistenti
 Metodo rapido ed efficace per entrare in mercati stranieri
 Generare in tempi rapidi profitti/cash-flow
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Tipi e guadagni da licenze
Tipi di licenza:
Licenza esclusiva
Sole license
Licenza non esclusiva
Fonti di guadagno:
 Down-payment
 Royalties basate sul numero di unità vendute o sul fatturato
netto generato
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I contratti di licenza:
alcuni punti chiave
Parti coinvolte
Descrizione del quadro dell’accordo
Caratteristiche della licenza (esclusività, territorio, ambito
di uso,…)
 Pagamenti
 Obbligazioni del licensee
 Introduzione sul mercato e controllo qualità
 Controllo e difesa della proprietà intellettuale
 Garanzie, penali,…
 Segretezza
 Giurisdizione di riferimento
…
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L’uso strategico dei brevetti:
free licensing
“L’IBM regala 500 brevetti sperando di guadagnarci” (tratto dal “New York Times”, 29 aprile 2005)
“L'IBM va famosa per il suo ricco portafoglio di invenzioni brevettate. Ancora una volta è arrivata prima nelle classifiche
della ricerca per gli Stati Uniti, mettendo insieme 3.248 brevetti, più di qualsiasi altra società. E ha guadagnato circa 800
milioni di euro lo scorso anno vendendo e distribuendo licenze delle sue idee. Perché, allora, il gigante dell'informatica ha
cambiato corso, regalando alcuni dei risultati della sua ricerca, invece di far pagare gli altri per utilizzarli? Perché ha
interesse a farlo. […] All'inizio di quest'anno, l'Ibm ha fatto un gesto significativo in direzione di quella che ha definito una
nuova era nei metodi per mantenere il controllo delle sue proprietà intellettuali. L'azienda americana ha annunciato, a
gennaio, di voler mettere gratuitamente a disposizione 500 brevetti, per la maggior parte codici di programmazione per la
gestione di programmi di commercio elettronico, immagazzinamento dati, elaborazione di immagini, gestione dei dati e
comunicazioni Internet. E si è impegnata a proseguire con altre iniziative. […] L'Ibm è all'avanguardia da questo punto di
vista, ma anche altre aziende, in tutti i settori, stanno riconsiderando la loro strategia sulla proprietà intellettuale. Cosa
mettere in comune con gli altri? Cosa tenere per sé, facendo pagare chi vuole utilizzarlo?
"Il mondo degli affari oggi è impegnato in un gigantesco esperimento per cercare di capire quali settori della proprietà
intellettuale aprire e quali mantenere chiusi", dice Steven Weber, direttore dell'Istituto di studi internazionali dell'Università
di California, a Berkeley. "Il destino di molte aziende, e la forza delle economie nazionali, dipenderanno dagli esiti di
questo esperimento".
All'Ibm, il cambiamento ha preso il via lo scorso maggio, quando Samuel J. Palmisano, amministratore delegato della
società, ha detto a John E. Kelly, un vicepresidente anziano, di guidare una squadra incaricata di ripensare la strategia
dell'azienda sulla proprietà intellettuale. Kelly racconta che il suo superiore gli ha detto: "E' un'area straordinariamente
importante, ritengo che sia necessario reindirizzare la nostra strategia, la nostra politica e i nostri metodi". Kelly, con un
gruppo di 12 persone, ha viaggiato, studiato, fatto venire specialisti esterni all'azienda, ed è arrivato alla conclusione, alla
fine di settembre, che l'Ibm dovrebbe mettere a disposizione gratuitamente una percentuale maggiore delle proprie
invenzioni”.
Come rispondereste alle seguenti domande poste dal giornalista nell’articolo: 1) perché IBM ha deciso di mettere
gratuitamente a disposizione i suoi 500 brevetti? Quale interesse ha a farlo? 2) Quali criteri pensate che IBM debba
adottare per decidere quali brevetti cedere gratuitamente e quali mantenere invece sotto il controllo proprietario?
3) Quali sono i maggiori rischi nei quali incorre IBM adottando questa nuova politica, e quali contromosse dovrebbe
adottare per tutelarsi da tali rischi?
Federico Munari – Università di Bologna
Valorizzazione delle licenze: aspetti
chiave per la decisione
Elementi che influenzano la decisione
Esperienza precedente nel definire licenze
Durata dell’accordo
Esclusività
Fase di sviluppo della tecnologia
Termini speciali dell’accordo
Copertura geografica
Ambito settoriale nel quale la tecnologia è licenziata
…
Federico Munari – Università di Bologna
Approcci per la determinazione delle
royalties
Approcci più usati nella determinazione dei guadagni da
licenza:
 Licenze esistenti per la cessione della proprietà intellettuale
(approccio comparativo)
 Pratiche di settore per la licenza di invenzioni simili (approccio
di mercato)
 Allocazione dei benefici economici derivanti dall’uso
dell’invenzione (approccio analitico)
 Prassi consolidate (es., 5% dei ricavi; 25% dei profitti; dal 20
al 50% di premio per licenze esclusive…)
Federico Munari – Università di Bologna
Il valore dei brevetti:
quando calcolarlo?
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Fusioni e acquisizioni
Accesso a prestiti/finanziamenti
Licenze
Redazione del bilancio
Costituzione di joint-venture
Vendita dell’impresa
Cessione del brevetto
Federico Munari – Università di Bologna
Il valore dei brevetti:
approcci utilizzati
 Approccio di mercato
 Approccio basato sul costo
 Approccio basato sui guadagni generati
 Approccio delle opzioni reali
Federico Munari – Università di Bologna
Casi di IP-based finance nel mondo
 In 2000, University of California received $61.5 million in
royalties. Of this, 88% came from life sciences. (The Scientist,
2002).
“Ocean Tomo recently announced that the Spring 2008 Live
Intellectual Property Auction, held on April 2nd at The RitzCarlton San Francisco, had cumulative sales totaling
$19,629,500, with an average sale price per lot of $370,368”
(www.oceantomo.net)
Yale built a new medical complex with some of the roughly
$100m it raised securitising patent royalties from Zerit, an
anti-HIV drug. (The Economist)
Venture Capital firms are more likely to finance start-ups
with strong patent portfolios (Munari and Toschi, 2008)
Federico Munari – Università di Bologna
Per saperne di più
 Campodall’orto et al. (2003) “Proteggere l’idea”,
Franco Angeli, Milano.
 Rivette e Kline (2001) “Tesori in soffitta”, ETAS,
Milano.
 Munari, F., Oriani, R. (2011) «The Economic
Valuation of Patents. Methods and Applications»,
Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Federico Munari – Università di Bologna