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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA
Composta da:
Dottor
Umberto Scotti
Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 19364\2011, promossa da:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto
Tornato e Matteo Mussi e Maddalena Bumma
PARTE ATTRICE
Contro
Phillman Financial Group Sa rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti
Maurizio Ferro e Salvatore Locci;
PARTE CONVENUTA
E Contro
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Filippo Gemelli rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renata Carretta e Antonio Ginestro;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice
Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Accertare e dichiarare l’insussistenza dei requisiti di legge in capo al segno oggetto della
registrazione di marchio italiano n. 0001364201 di cui è titolare la convenuta Phillman
Financial Group Sa;
Per l’effetto, dichiarare integralmente nulla la registrazione di marchio italiano n.0001364201
di cui è titolare la convenuta Phillman Financial Group Sa;
Disporre la trasmissione dell’emananda sentenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi ex art.122
c.p.i per le dovute annotazioni di legge;
Inibire, in ogni caso, alla convenuta Phillman Financial Group Sa e al terzo chiamato Filippo
Gemelli l’uso del segno oggetto della registrazione di marchio italiano n.0001364201, per
contraddistinguere qualsivoglia tipo di prodotto e/o servizio/attività;
Fissare una penale, ex art.124 comma 2 c.p.i, dovuta dalla convenuta Phillman Financial Group
SA e dal terzo chiamato Filippo Gemelli per ogni violazione od inosservanza successiva
all’emanazione della sentenza, e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa
contenuti, non inferiore rispettivamente a Euro 100(cento) e a Euro 1000(mille).
Respingere in ogni caso integralmente tutte le domande formulate da Phillman Financial Group
SA e dal terzo chiamato Filippo Gemelli, ivi compresa quella di cui si richiede la condanna
dell’attrice BMW ex art.96 c.p.c.e quella di risarcimento del danno;
Accertare e dichiarare la Phillman Financial Group e il terzo chiamato Filippo Gemelli
responsabili
della condotta
censurata
dall’art.96
c.p.c. e per l’effetto condannarli
al
risarcimento dei relativi danni da quantificarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
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Parte convenuta
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino
Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimità del marchio n. 164201 oggetto della presente
azione, in quanto rispettoso dei vincoli di fatto e giuridici imposti dall’accordo versato in atti di
parte convenuta.
Accertare e per l’effetto dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di registrabilità in capo alla
registrazione di marchio n.1364201;
Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Accertare e per l’effetto dichiarare che, alla luce dell’intervenuto accordo versato in atti di parte
convenuta, l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave ai sensi e per gli effetti dell’art 96
cod.proc.civ.
e conseguentemente
condannare l’attrice al risarcimento dei relativi danni, da quantificarsi in via equitativa;
Disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art 126 c.p.i, la pubblicazione della sentenza su n.2
riviste specialistiche, a spese della Bmw a cura della “ Phillman Financial Group Sa”;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso
forfettario come per legge.
Parte terza chiamata.
Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino:
In ogni caso
Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimazione di Phillman ad invocare a sostegno delle
proprie difese l’accordo sottoscritto in data 10.10.10. tra Gemelli e BMW
E di conseguenza
Accertare e per l’effetto dichiarare la legittimità del marchio n. 1364201 oggetto della presente
azione, in quanto rispettoso dei vincoli di fatto e giuridici imposti da detto accordo;
accertare e per l’effetto dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti di registrabilità in capo alla
registrazione del marchio n. 1364201;
respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
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accertare e per l’effetto dichiarare che, alla luce dell’intervenuto accordo versato in atto sub
doc. n. 1 di parte convenuta, l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave ai sensi e per gli
effetti dell’art. 96 c.p.c.
e conseguentemente
condannare l’attrice al risarcimento dei relativi danni, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso
forfettario come per legge.
Materia del contendere e motivi della decisione
1)
Con
atto
di
citazione
notificato
in
data
20.6.11,
Bayerische
Motoren
Werke
Aktiengesellshaft ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Phillman Financial Group Sa
al fine di ottenere la declaratoria di nullità del marchio italiano n.1364201 “RUMI MOTO”,
(depositato dalla convenuta in data 29.7.10 e concesso in data 28.10.10. per le classi
merceologiche 7 1, 12 2, 25 3 e 28 4) e l’inibitoria al’uso dello stesso con fissazione di penale per
eventuali successive violazioni come riportato in epigrafe.
L’attrice prospetta la nullità del marchio della convenuta ex artt. 25 e 12, lettere d) e e) c.p.i.,
in quanto non nuovo rispetto ad una pluralità di propri marchi anteriori 5, registrati anche per
le classi 7, 12, 25 e 28, marchi tutti caratterizzati dalla rappresentazione grafica di un’elica
stilizzata, realizzata suddividendo un cerchio in quattro settori di eguali dimensioni (di cui due
Classe 7: “macchine, macchine utensili, moto (eccetto che per veicoli terrestri), giunti ed
organi di trasmissione (eccetto che per veicoli terrestri)”.
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Classe 12: “veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, loro parti, accessori, ricambi e motori
non compresi in altre classi; apparecchi di locomozione aerei o nautici”.
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Classe 25: “articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria”.
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Classe 28: “giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi;
decorazioni per alberi di natale”.
5
E segnatamente, con i suddetti marchi: Registrazione di marchio internazionale n. 171505,
depositato in data 14.9.53 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio internazionale n.
489368 del 29.6.1984 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio internazionale n.
673219 del 26.3.1997 ed esteso anche all’Italia; registrazione di marchio comunitario “BMW”
n. 000091884.
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più scuri che si alternano ai due più chiari) a ricordo del fatto che BMW è stata, agli albori
della propria avventura imprenditoriale, innanzitutto costruttrice di motori per velivoli ed è
tuttora universalmente nota come “la casa dell’elica” ed il suo marchio conosciuto come “il
marchio dell’elica”.
2) Phillman Financial Group si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto delle domande
attoree come meglio specificato in epigrafe e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in
giudizio Gemelli Filippo.
In particolare, la convenuta ha sostenuto la validità della propria registrazione di marchio in
quanto ha acquistato dal sig. Filippo Gemelli il marchio “MOTO RUMI”, oggetto – quest’ultimo –
di un accordo di coesistenza stipulato tra BMW e Gemelli in data 7.4.10 ed in quanto il predetto
accordo consente al Gemelli di depositare, a certe condizioni,
ulteriori domande di
registrazione del segno “MOTO RUMI” e, secondo la prospettazione, prevede un meccanismo
di trasmissione automatica di tale facoltà agli eventuali cessionari del marchio oggetto
dell’accordo; il
marchio n.1364201, inoltre, rispetta le condizioni previste per il deposito di
nuovi marchi “MOTO RUMI”.
Nel merito, la convenuta ha comunque contestato che il proprio marchio “RUMI MOTO” oggetto
di causa interferisca con i marchi attori e rientri nell’ ambito di operatività dell’ art. 12 c.p.i..
3) Autorizzata al chiamata in giudizio di Gemelli Filippo, quest’ultimo si è costituito in giudizio
aderendo alle difese formulate dalla Phillman Financial Group nei confronti di BMW ed
assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
4) Dopo l’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., su
concorde richiesta delle parti, il GI ha fissato udienza di p.c..
All’udienza del 10.1.13 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe ed il GI ha
trattenuto la causa a decisione collegiale previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
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5) L’accordo di coesistenza BMW-Gemelli del 7.4.10.
E’ pacifico e documentato in atti che in data 7.4.10 BMW e Gemelli Filippo hanno concluso un
accordo di coesistenza
relativamente al marchio italiano n. TO2007C001369
depositato in data 23.4.2007
“MOTO RUMI”
e registrato con il n. 1301478 per le classi merceologiche
7,12,25 e 28.
E’ inoltre pacifico e documentato che Phillman Financial Group ha successivamente acquistato il
suddetto marchio da Gemelli Filippo e che il marchio “MOTO RUMI” non è oggetto di causa.
Come sopra delineato, Phillman Financial Group e Gemelli Filippo
sostengono però che le
facoltà ed i vincoli scaturenti dal contratto BMW-Gemelli si trasmettono direttamente a
qualsivoglia terzo avente causa del Gemelli (e quindi alla convenuta stessa) e sostengono che
il nuovo marchio registrato rispetta gli impegni assunti dal terzo chiamato nei confronti di
BMW.
Entrambe le prospettazioni – la prima relativa all’ambito soggettivo e la seconda relativa
all’ambito oggettivo dell’accordo BM–Gemelli - sono infondate.
Ai fini che qui interessano, vengono in considerazione i punti 2 6, 3 7, 5 8, 6 9 e 8 10 dell’accordo
7.4.10.
Punto 2: “Gemelli si impegna a usare il segno oggetto del marchio MOTO RUMI – e ogni altro
segno ad esso simile – esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la
componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, purché la componente
denominativa “moto rumi” sia chiaramente visibile…”.
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Punto 3: “Nel caso in cui Gemelli intendesse in futuro depositare ulteriore/i domanda/e di
marchio identica/identiche al marchio MOTO RUMI, Gemelli si impegna a depositare tale/i
domanda/e solo nei colori rosso e nero, così come specificato al precedente articolo, con la
possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità
cromatica, posizione e stile, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente
visibile e scritto nella medesima dimensione adottata per il marchio di cui all’art. 2. Per
chiarezza, il presente articolo 3 non vale né ad impedire né ad autorizzare Gemelli a depositare
ulteriori domande di marchio in futuro usando l’elemento figurativo del marchio MOTO RUMI e
(i) un altro elemento denominativo diverso da “moto rumi” o (ii) senza alcun elemento
denominativo. Qualora Gemelli depositasse ulteriori domande di marchio in futuro usando
l’elemento figurativo del marchio MOTO RUMI e (i) un altro elemento denominativo, BMW avrà
il diritto di decidere, a sua sola discrezione, se BMW ritiene che tali ulteriori domande di
marchio costituiscano violazione dei diritti di BMW, contro le quali decidere di intraprendere
azioni legali, e il presente accordo non pregiudicherà alcuna azione legale che BMW deciderà di
intraprendere in tal caso”.
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Clausola 5: “Gemelli si impegna a vincolare per iscritto ogni licenziatario: a) a usare il
marchio MOTO RUMI esclusivamente secondo quanto previsto al precedente articolo 2, in
modo tale che qualsiasi licenziatario sia autorizzato a usare il marchio MOTO RUMI
esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità di riprodurre la componente
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Ora, dal tenore letterale di queste clausole, risulta evidente che solo il Gemelli può depositare
in futuro e a certe condizioni ulteriori domande di marchio MOTO RUMI (cfr. clausola 3), che
gli impegni assunti dal Gemelli per i suoi aventi causa riguardano solo le modalità di uso del
marchio MOTO RUMI oggetto dell’accordo (cfr. clausola n. 6 che stabilisce che in caso di
cessione del marchio oggetto dell’accordo il Gemelli deve far impegnare il suo avente causa ad
usare il marchio secondo le modalità previste nella clausola n. 2) e le modalità di uso degli
eventuali altri segni depositati dal Gemelli ai sensi della clausola 3 (cfr. clausola n. 8) e che
non vi è alcun riferimento al fatto che aventi causa dal terzo chiamato possano a loro volta
depositare altri marchi MOTO RUMI (cfr. clausole n. 3 e n. 8, che danno al solo Gemelli tale
facoltà).
In sostanza, l’odierna attrice ed il Gemelli hanno convenuto che solo quest’ultimo potesse
depositare in futuro anche altri marchi alle condizioni di cui alla clausola 3 e che, qualora
quest’ultimo avesse ceduto detti ulteriori marchi a terzi, doveva farli
impegnare ad usare
anche tali nuovi segni in conformità a quanto stabilito nel contratto 7.4.10.
Di conseguenza - e contrariamente a quanto delineato dalle difese di Phillman Financial Group
e del terzo chiamato - nell’accordo BMW-Gemelli non si rinviene affatto alcun meccanismo di
trasmissione automatica dei vincoli e delle facoltà scaturenti dall’accordo
in capo ad aventi
causa dal Gemelli del marchio MOTO RUMI e, in particolare, non vi è alcuna pattuizione che,
denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, purchè l’elemento denominativo
“moto rumi” sia chiaramente visibile; e b) a vincolare ogni eventuale sub licenziatario a
impegnarsi per iscritto nello stesso senso, in modo tale che qualsiasi sub licenziatario si
autorizzato ad usare il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la
possibilità di riprodurre la componente denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità
cromatica, purchè l’elemento denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile”.
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Clausola 6: “Gemelli si impegna, per il caso in cui dovesse cedere a terzi il marchio MOTO
RUMI, a pattuire per iscritto nel contratto di cessione: a) l’impegno del cessionario di usare il
marchio MOTO RUMI secondo quanto previsto al precedente articolo 2, in modo tale che il
cessionario usi il marchio MOTO RUMI esclusivamente nei colori rosso e nero, con la possibilità
di riprodurre la componente denominativa in qualsiasi tonalità cromatica, purché l’elemento
denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile; h) l’impegno del cessionario a pattuire il
medesimo impegno in una eventuale successiva cessione, e così via per ogni ulteriore
cessione”.
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Clausola 8: “BMW e Gemelli convengono che gli impegni di cui agli articoli 2,5,6 e 7 sono da
intendersi estesi anche alle eventuali ulteriori domande di marchio e registrazioni identiche al
marchio MOTO RUMI depositate ai sensi dell’art. 3 ed altresì a quelle che Gemelli abbia
eventualmente depositato prima dell’entrata in vigore della data di sottoscrizione di cui sotto
oltre che al marchio MOTO RUMI”.
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estendendo l’ambito soggettivo di operatività del contratto,
consenta agli aventi causa del
Gemelli di depositare altri marchi MOTO RUMI.
Consapevoli di ciò, la convenuta ed il terzo chiamato sostengono che tale interpretazione ha
l’effetto di creare una “insensata disparità di trattamento tra situazioni del tutto identiche nella
sostanza in ragione di elementi di mera forma” e ciò perché Phillman Financial Group e del terzo chiamato -
sempre secondo la difesa di
un marchio depositato ai sensi dell’art. 3
dell’accordo dal Gemelli e da questi subito ceduto sarebbe legittimo, mentre il medesimo
marchio depositato da un terzo sarebbe illegittimo solo per la mancanza del
“passaggio di
mano”.
Anche questa difesa risulta del tutto infondata perché la convenuta ed il terzo chiamato
dimenticano che ciò di cui si sta discutendo non è una legge ma un testo contrattuale il cui
scopo è appunto quello di regolamentare in un certo modo e a determinate condizioni i
rapporti tra i contraenti e non quello di evitare un diverso trattamento tra le parti stesse e
soggetti terzi
eventuali e del tutto estranei all’accordo. Queste pattuizioni ulteriori possono
anche esservi ma se, come nel caso, non vi sono, non si tratta di disparità di trattamento ma
del legittimo assetto che le parti del contratto hanno dato ai loro rapporti presenti e futuri: il
tutto, fra l’altro e a maggior ragione, nel settore dei segni distintivi in cui, come è avvenuto
nella fattispecie, si possono stipulare e si stipulano accordi di coesistenza proprio per
regolamentare l’uso di segni interferenti nei confronti di uno specifico concorrente.
Quanto sopra è assorbente e sufficiente per l’integrale rigetto della prospettazione difensiva
relativa all’accordo BMW-Gemelli di parte convenuta e di parte terza chiamata, tuttavia, per
completezza,
il Collegio ritiene opportuno esaminare anche l’ulteriore aspetto sollevato da
Phillman Financial Group e da Gemelli Filippo, relativo all’ambito oggettivo dell’accordo 7.4.10.
Come si è visto, la clausola 3 dell’accordo BMW-Gemelli dispone che “nel caso in cui Gemelli
intendesse in futuro depositare ulteriore/i domanda/e di marchio identica/identiche al marchio
MOTO RUMI, Gemelli si impegna a depositare tale/i domanda/e solo nei colori rosso e nero,
così come specificato al precedente articolo , con la possibilità di riprodurre la componente
denominativa “moto rumi” in qualsiasi tonalità cromatica, posizione e stile, purchè l’elemento
denominativo “moto rumi” sia chiaramente visibile e scritto nella medesima dimensione
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adottata per il marchio di cui all’art. 2…”: in sostanza, dal tenore letterale della clausola risulta
chiaro che mentre l’elemento figurativo dell’eventuale nuovo segno deve restare identico anche
sotto il profilo cromatico a quello oggetto del contratto, il Gemelli conserva la facoltà di
variare, ancorché a determinate condizioni, l’elemento denominativo.
Il marchio oggetto di giudizio registrato dalla convenuta, però, non rispetta affatto le predette
condizioni perché si differenzia da quello oggetto dell’accordo 7.4.10 anche nella parte
figurativa come oggettivamente risulta dalle immagini di seguito riprodotte
Phillman Financial Group e Gemelli Filippo obiettano che il termine “equal” che compare nella
versione in
inglese della clausola 3 dell’accordo BMW-Gemelli andrebbe tradotto come
“simile/equivalente/analogo” perché, in sostanza, le parti avrebbero voluto fare riferimento ad
una identità di tipo concettuale.
Anche questa difesa non risulta qui conferente
perché l’accordo 7.4.10 è stato redatto sia in
inglese sia in italiano e sono state le parti stesse a tradurre, nella versione italiana, il termine
“equal” con l’aggettivo “identico” e non già con uno degli aggettivi ora suggeriti da Phillman
Financial Group e da Gemelli.
Non si tratta poi, come sostengono la convenuta ed il terzo chiamato,
di una interpretazione
che consentirebbe esclusivamente il deposito di marchi fotocopia perché, come si è visto,
i
nuovi marchi possono mutare la parte denominativa per posizione, colore e stile.
In definitiva,
in base al testo contrattuale - che, in relazione a questa linea difensiva è ciò
che solo rileva - quello che la convenuta ed il terzo chiamato chiamano restyling è consentito
esclusivamente in relazione all’elemento verbale “MOTO RUMI”
e non sono autorizzate
variazioni dell’elemento figurativo.
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6) La domanda
di declaratoria di nullità del marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da
Phillman Financial Group in data 29.7.10-28.10.10 per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28.
E’ documentato
in atti e non contestato
che parte attrice è titolare di numerosi marchi
registrati e/o aventi efficacia nello Stato per i prodotti delle classi 7,12, 25 e 28, marchi tutti
antecedenti alla registrazione della convenuta e consistenti un’elica stilizzata iscritta in una
corona di colore scuro. L’elica è realizzata mediante la suddivisione di un cerchio in quattro
settori di uguali dimensioni, due scuri e due chiari, disposti alternati.
Il segno distintivo
BMW poi - oltre ad essere un segno fantasioso e originale, non
concettualmente legato ai prodotti per i quali è stato registrato e quindi dotato di forte potere
individualizzate - è anche un segno
che gode di rinomanza a livello nazionale e a livello
comunitario, circostanza, quest’ultima, che neppure parte convenuta e parte terza chiamata
contestano e comunque dimostrata dalla documentazione in atti 11.
Anche il marchio della convenuta, registrato per le medesime classi, consiste in un’elica
stilizzata,
iscritta all’interno di una corona circolare di colore scuro, realizzata mediante la
suddivisione del cerchio in quattro settori di cui due rossi e due neri disposti alternati.
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Cfr. risultati dei ricavi e delle vendite ottenute da BMW nel periodo 2007-2011 (doc. n. 30 attoreo), premi e
riconoscimenti ottenuti (doc. n. 4 attoreo) e doc. nn. 13, 14 e 31 attorei relativi dalla notorietà del marchio attoreo a
livello mondiale.
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Ora, l’art. 25 lettera a) c.p.i. dispone che il marchio è nullo se sussiste uno degli impedimenti
di cui all’art. 12
e l’art. 12, lettera d)
c.p.i. dispone, per quanto qui interessa, che non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del
deposito della domanda “siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato
o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto
da data anteriore …. per prodotti o servizi identici o affini,
somiglianza
se a causa dell’identità o
fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, rischio che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni”.
La ratio di tale norma – che richiede congiuntamente l’identità o la somiglianza fra i segni e
l’identità o l’affinità tra i prodotti o servizi – è, come noto, quella di preservare il titolare del
marchio anteriore dal rischio di confusione in relazione all’origine imprenditoriale dei prodotti
(e cioè che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa); il
rischio di confusione, inoltre, può consistere anche nel
rischio di associazione, e cioè che i
consumatori possano ritenere che i prodotti provengano da imprese collegate in forza di legami
societari o contrattuali.
L’art. 12, lett. e) c.p.i. prevede poi che “non possono costituite oggetto di registrazione come
marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda … siano identici o simili ad
un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o
di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il
marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando
l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.
Nel caso di specie, l’identità dei prodotti è circostanza documentale ed incontroversa anche
nelle argomentazioni difensive di parte convenuta e di parte terza chiamata.
Quanto alla
comparazione tra i segni, dalle evidenze grafiche sopra riportate emerge
chiaramente che il segno della convenuta è pressoché
identico
a quelli dell’attrice,
di cui
riprende pedissequamente tutto l’aspetto distintivo e caratterizzante perché - come descritto
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nel certificato di registrazione (doc. n. 12 attoreo) e come i marchi BMW - consiste in “due
cerchi concentrici … il cui spazio circolare centrale è inquartato mediante una croce di coloro
grigio che lo suddivide in quattro settori circolari di pari estensione in alternanza di colori rosso
e nero”.
Phillman Financial Group e Gemelli Filippo sostengono che, rispetto ai segni attorei, il marchio
oggetto di causa presenterebbe varianti significative, idonee ad escludere il rischio di
confusione (e, in particolare, il colore rosso di due settori, un elemento di separazione a forma
di croce e l’elemento denominativo) e fanno presente che posizionare il cerchio più piccolo
all’interno di una corona circolare scura è una prassi largamente usata nel settore
automobilistico.
Si tratta però di difese infondate.
E’ vero infatti che la corona circolare è ampiamente usata nel settore automobilistico, tuttavia proprio come risulta dalle immagini riprodotte a pag. 36 della comparsa conclusionale di
Phillman Financial Group - in nessun altro caso il disegno interno del logo consiste in quattro
settori di uguali dimensioni come nel marchio della convenuta. In questo contesto di utilizzo,
pertanto, la corona circolare – lungi dal costituire un elemento “banale” -
rappresenta un
elemento che ulteriormente accentua le somiglianze.
Quanto agli altri elementi asseritamente diversificanti, occorre premettere che è
pacifico,
anche nelle difese della convenuta, che la valutazione globale del rischio di confusione debba
essere
fatta, per quanto attiene la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi in
confronto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro
elementi distintivi e dominanti. Il consumatore medio, infatti, cioè il consumatore dotato di
media diligenza ed avvedutezza,
percepisce il marchio come un tutt’uno e, come
ripetutamente affermato anche dalla Corte di Giustizia, non ricorda in modo chiaro tutti i
singoli dettagli dei segni ma esclusivamente i loro elementi più distintivi e dominanti che, come
si è detto, nel caso coincidono.
Ma in realtà, le asserite varianti sono inesistenti e comunque insignificanti e trascurabili ai fini
del rischio di confusione..
Da un lato, infatti, alcuni marchi attorei sono registrati senza alcuna specifica rivendicazione di
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colore e l’elemento di separazione a forma di croce
non fa che riprendere la scanalatura
presente nei marchi BMW; dall’altro, in questa situazione concreta di identità di prodotti e di
fortissima similitudine con i
marchi figurativi di BMW (alcuni dei quali, peraltro,
privi
dell’elemento denominativo), l’inserimento dell’elemento denominativo “RUMI MOTO” nel
marchio della convenuta, proprio nella corona e con gli stessi caratteri grafici utilizzati in alcuni
segni attorei, è del tutto ininfluente ai fini che qui rilevano e si configura come
apposto
elemento
non per distinguere ma, sostanzialmente, per tentare di velare le consonanze con i
marchi anteriori.
Del resto, diversamente ragionando, si arriverebbe risultato, irragionevole ed in contrasto con
il testo e lo spirito della norma in discorso,
che qualsiasi operatore del mercato potrebbe
riprendere il segno figurativo di un concorrente ed utilizzarlo per i propri prodotti identici
semplicemente apponendovi una qualunque dicitura.
Risultano pertanto sussistenti i presupposti di cui all’art. 12, lett. d) c.p.i.: infatti, stante la
identità dei prodotti e la fortissima similitudine dei segni, sussiste la concreta possibilità che il
pubblico sia indotto in errore circa le fonti di origine dei prodotti contrassegnati o comunque sia
indotto a credere che si tratti di imprese in qualche modo collegate.
A quanto sopra,
sufficiente per la dichiarazione di nullità del marchio della Convenuta, va
ancora aggiunto che sussiste anche la causa nullità di cui alla lettera e) dell’art. 12 c.p.i..
Infatti,
utilizzando il segno oggetto del giudizio,
Phillman Financial Group ottiene anche
l’indebito vantaggio di sfruttare il valore evocativo e suggestivo del marchio BMW, estendendo
la reputazione dei prodotti contrassegnati dal marchio che gode di rinomanza anche ai propri
prodotti contraddistinti dal marchio “RUMI MOTO”.
7) Per questi motivi, in applicazione degli artt. 25 lettera a) e 12 lettere d) e e) c.p.i., deve
essere dichiarata la nullità del marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da Phillman Financial
Group in data 29.7.10-28.10.10 per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28.
8) Quanto sopra, comporta il rigetto di tutte le domande formulate da parte convenuta e da
parte terza chiamata.
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9) Atteso che è documentato 12 che Phillman Financial Group pubblicizza su internet due
modelli di motocicletta contraddistinti dal marchio oggetto di giudizio, deve inoltre
accolta la domanda di inibitoria all’uso del marchio nullo,
essere
formulata da parte attrice nei
confronti di Phillman Financial Group già in atto di citazione. All’inibitoria, deve essere
affiancata una penale di euro 100,00 per ogni utilizzo del suddetto marchio successivo alla
pubblicazione della presente sentenza.
L’analoga domanda formulata da parte attrice nei confronti del terzo chiamato Gemelli,
peraltro non provata, è invece inammissibile, in quanto formulata solo in sede di prima
memoria ex art. 183 c.p.c. e non “nella stessa udienza” come prescritto dal 4° comma dell’art.
183 c.p.c..
10) Non sussistono invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. che parte attrice
prospetta e richiede con rifermento agli argomenti di parte convenuta e di parte terza
chiamata fondati sull’accordo BMW-Gemelli di cui al punto 5). Non si può infatti ritenere che la
norma in questione sia integrata per la sola proposizione di una linea difensiva, ancorché,
come nel caso, dimostratasi infondata.
11) Le spese del giudizio, liquidate – ai sensi de d.l. 2012/1 e degli artt. 1.11 del d.m.
2012/140 e considerate anche la collegialità e la complessità della controversia -
nella misura
che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di Phillman Financial Group e di
Gemelli Filippo: la complessiva soccombenza di quest’ultimo, infatti - determinata dall’adesione
integrale alle tesi delle convenuta - non è inficiata dalla dichiarazione di inammissibilità, nei
suoi confronti, della domanda di inibitoria.
12) Ai sensi dell’art. 122 comma 5 c.p.i., copia della presente sentenza deve essere trasmessa,
a cura della Cancelleria, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le annotazioni previste dalla
legge.
12
Doc. nn. 35-38 attorei.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. 19364\2011, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata inammissibile, così provvede:
Accerta e dichiara - ai sensi degli artt. 25 lettera a) e 12 lettere d) e e) c.p.i., la nullità del
marchio italiano “RUMI MOTO” registrato da Phillman Financial Group in data 29.7.10-28.10.10
per le classi merceologiche 7, 12, 25 e 28;
Inibisce a Phillman Financial Group s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
l’uso del segno “RUMI MOTO” nella pubblicità e nel commercio dei propri prodotti;
Condanna Phillman Financial Group s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e
Gemelli Filippo, in solido,
a rimborsare a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft, in
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida
in
complessivi euro 20.395,00, cui euro 395,00 per esposti, euro 6.000,00 per la fase di studio,
euro 4.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed il resto per la
fase decisoria;
Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122 c.p.i. per le annotazioni previste dalla legge.
Così deciso dalla I sezione civile del Tribunale di Torino, nella composizione di cui alla camera
di consiglio del 19.4.13.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Presidente
Dottor Umberto Scotti
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