il marchio

Ufficio di Roma
Via Vittorio Emanuelel Orlando, 83
Tel: 06 47825222 Fax: 06 47824170
Sito web: www.bugnion.it
Avv. Angela Di Blasio
Email: [email protected]
Angela Di Blasio
Roma, 27 settembre 2011
DAL MARCHIO AL BRAND
MARCHIO
Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i
servizi dell’impresa
Strumento essenziale di comunicazione tra impresa
e consumatori
Roma, 27 settembre 2011
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DAL MARCHIO AL BRAND
BRAND
Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio: il
passaggio da semplice strumento di differenziazione
ad asset immateriale dotato di autonomo valore
economico
Roma, 27 settembre 2011
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DAL MARCHIO AL BRAND
Fasi del passaggio dal marchio al brand:
•Ideazione del marchio
•Tutela
•Pubblicità
•Mantenimento nel tempo dell’identità del brand
Branding: abilità di creare una relazione vincente tra i valori dei consumatori e
l’azienda
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI MARCHIO DI
IMPRESA:
Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente purché idonei a
distinguere i prodotti ed i servizi di un’impresa da
quelli delle altre imprese (art. 7 CPI)
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Valutazioni preventive in sede di adozione di un
marchio:
•Registrabilità come marchio: capacità distintiva e
liceità
•Verifica della novità: ricerche di anteriorità marchi;
eventuali interferenze con altri diritti di proprietà
industriale (design, nomi di dominio, diritto d’autore
etc.)
•Verifica di eventuali profili di decettività
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Requisiti di validità:
• CAPACITA’ DISTINTIVA :
il segno deve essere idoneo a distinguere i
prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto.
MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto
•MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il
prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
CAPACITA’ DISTINTIVA
Non possono costituire oggetto di registrazione i segni
privi di carattere distintivo, in particolare quelli costituiti
ESCLUSIVAMENTE da denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi
si riferiscono
MARCHI DEBOLI – marchi farmaceutici
I marchi farmaceutici sono, infatti, per definizione, marchi “deboli” in
quanto il più delle volte riflettono (o comunque in parte evocano) il
principio attivo o gli effetti terapeutici che li caratterizzano.
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
CAPACITA’ DISTINTIVA
Come può essere acquisita?
Secondary meaning: possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della
domanda di registrazione abbiano acquistato carattere
distintivo in seguito all’uso.
per periodici sulla
geografia terrestre
per esercizi commerciali
che vendono prodotti per il
corpo
Roma, 27 settembre 2011
per servizi di vendita
internazionale di fiori
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Come può essere persa la CAPACITA’ DISTINTIVA ?
VOLGARIZZAZIONE
Conservare la proprietà
di un marchio richiede
una costante attenzione
da parte dell’azienda
BIRO
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Come evitare la volgarizzazione
Roma, 27 settembre 2011
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Requisiti di validità:
III. LICEITA’: il marchio non deve essere
contrario alla legge, all’ordine pubblico ( fascio
littorio, stella BR) o al buon costume ( comune
senso del pudore)
IV. Verità ( non ingannevolezza) : il marchio
non deve contenere elementi idonei a
ingannare il pubblico circa la provenienza, la
natura la qualità dei prodotti o servizi
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
LICEITA’
Marchi comunitari rifiutati:
• IbizaFukingisland – classi 9, 25 e 41
• ETA – classi 7,8, 9, 11, 16, 21
• VAFANQULO – classi 18, 25, 35
• TE QUIERO PUTA – classi 14, 18 e 25
• Rock'n fuck www.rockandfuck.com – classi 14, 18 e 25
• COJONES – classi 18, 25 e 28
• MAFIA – classi 16, 18, 24 e 25
• CLITORIS ALLSORTS – classi 25, 28, 30
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Requisiti di validità:
II. Novità: il segno deve essere “nuovo”, ossia
diverso da segni anteriormente adottati da
terzi come marchio o come altro segno
distintivo ( ad es. i nomi a dominio)
RICERCA DI ANTERIORITA’: permette di rilevare in un
determinato ambito territoriale i marchi identici o simili in
relazione alle classi di prodotto o di servizio
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
Ricerca di anteriorità:
• SONDAGGIO DI IDENTITA’ (screening al fine individuare i
marchi identici)
• RICERCA DI SIMILITUDINE (ricerca volta a rintracciare i
marchi simili da un punto di vista:
• VISIVO (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO)
• FONETICO (ad es. fra i marchi Symfony e Cymphaunie)
• CONCETTUALE (ad es. sinonimi e traduzioni nelle principali lingue)
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TIPI DI MARCHIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il marchio può essere:
Denominativo
Figurativo
Combinazione o marchio complesso
Mascot
Di forma o tridimensionale
Di colore
Di posizionamento
Sonoro
Olfattivo
Slogan e pay – off
Futuribili (gustativi,tattili,di luce,ologrammi ,di movimento…)
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DENOMINATIVO
Può essere costituito da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numeri
Lettere
Nomi personali reali
Nomi personali inventati
Nomi mitologici
Nomi storici
Nomi geografici
Nomi comuni
Parole senza significato
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DENOMINATIVO
Numeri
Nel 1796, durante l'occupazione
francese di Colonia il comandante
francese, Generale Daurier, ordinò la
numerazione consecutiva delle case.
Alla casa di Wilhelm Muehlens fu dato il
numero 4711, che poi , nel 1875,
diventò un marchio registrato.
Roma, 27 settembre 2011
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DENOMINATIVO
Lettere
L’azienda è stata fondata in Svezia nel 1943 da Ingvar Kamprad.
Il nome è un acronimo composto dalle prime lettere del suo nome e della proprietà
e del villaggio in cui è cresciuto Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd.
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DENOMINATIVO
fashion and design
Juicy Salif
Vivienne Westwood
Nomi personali reali
Yohji Yamamoto
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DENOMINATIVO
Nomi personali reali
Motor-cars
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DENOMINATIVO
Nomi personali reali
F&B
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DENOMINATIVO
Nomi personali inventati
Una pura operazione di marketing per un
gelato artigianale (1961).
Una difficile pronuncia di una combinazione
di lettere scandinave.
Uno stemma che ricorda la nobiltà
Un pacchetto che sembra lo scrigno di un gioiello per
un posizionamento di alto livello sul mercato
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DENOMINATIVO
Nomi mitologici
Clio
Aiax
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DENOMINATIVO
Nomi storici
Napoleon
Caesar
Roma, 27 settembre 2011
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DENOMINATIVO
Nomi geografici
Capri
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DENOMINATIVO
Parole comuni
Sostantivo
Avverbio
Aggettivo
Verbo
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DENOMINATIVO
Parole senza significato
Yaris
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FIGURATIVO
Il logo dell’ EPO simboleggia le
impronte digitali, dimostrando l’
individualità unica di un'invenzione
Il logo Nike, il famoso Swoosh,
simboleggia un'ala della dea greca
della Vittoria
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COMBINAZIONE
Roma, 27 settembre 2011
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MASCOT
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DI FORMA
Lancôme
Toblerone
Coca Cola
Viagra
Bic
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MARCHI NON CONVENZIONALI
MARCHI DI COLORE

Combinazione di colore e colore per sé
Idoneità del colore quale indicatore di origine di un
prodotto o servizio.
“Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sé di carattere
distintivo qualora rappresenti un colore estremamente inconsueto in
relazione ai prodotti e ai servizi richiesti.
(28 luglio 1999 R.110/1999-3 Rosa Pantone; 29 febbraio 2000 R.342/1999-2 Blu)
Rappresentazione grafica del colore
Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta ed ev.
riferimento ai corrispondenti codici standard
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DI COLORE
Il marchio di colore è un
marchio non
convenzionale.
CTM Registrato a nome
Kraft Foods (Milka)
CTM Registrato
a nome di Deutsche Telekom
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MARCHI NON CONVENZIONALI
MARCHI DI SUONO
Problema della rappresentazione grafica

Brani musicali rappresentati graficamente sul
pentagramma

Suoni e rumori non traducibili in note musicali
Spettrogramma accompagnato da una descrizione
verbale.
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SONORO
Il marchio sonoro è un marchio non
convenzionale.
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SONORO
MICROSOFT CORPORATION – CTM
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MARCHI NON CONVENZIONALI
I MARCHI OLFATTIVI


Idoneità di un odore a svolgere una funzione distintiva
Descrizione di un odore (descrizione verbale; tecniche
cromatografiche)
Giurisprudenza comunitaria
11 febbraio 1999 – R. 156/1998 – 2. Odore dell’erba tagliata di fresco
per palle da tennis.
Ammissibilità
5 dicembre 2001 – R. 711/1999 – 3. Profumo di lamponi per
combustibile.
Inammissibilità
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OLFATTIVO
Il marchio olfattivo è un marchio non convenzionale.
Il profumo di limone
Il profumo di erba appena tagliata
Il profumo di vaniglia
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MARCHI NON CONVENZIONALI
I MARCHI FUTURIBILI

Marchio gustativo

Marchio tattile

Marchio di luce

Ologramma

Marchio di movimento
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EVOLUZIONE DEL MARCHIO
Il marchio può essere modificato nel corso degli anni.
Spesso è opportuno farlo per adeguarlo ai gusti del
pubblico e per renderlo più in sintonia con l’immagine
aziendale che si vuole trasmettere.
Un esempio fra i tanti possibili:
Roma, 27 settembre 2011
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EVOLUZIONE DEL MARCHIO
1911
1907
1957
1974
1929
2000
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2007
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I MARCHI NEL NUOVO CODICE
ART. 16 cpi - RINNOVAZIONE
 Non più ammesso il restyling che non incida sui
caratteri distintivi del segno
NUOVO DEPOSITO
+
RINNOVO REGISTRAZIONE PRECEDENTE
=
MAGGIORI COSTI
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VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI
ADOZIONE DEL MARCHIO
E’ di fondamentale importanza, prima di iniziare ogni
investimento su di un marchio (es. brochure, cataloghi,
espositori per fiere, visibilità internet ) provvedere a :
1. Riscontrare se il segno d’interesse sia utilizzabile in
tutti i contesti territoriali nazionali d’interesse ( ricerche di
anteriorità)
2. Dare avvio alle procedure di registrazione del marchio
in tutti i contesti territoriali di interesse prima che eventuali
terzi provvedano in tal senso
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LA REGISTRAZIONE
Prima di iniziare ogni investimento su di un marchio è
opportuno procedere alla sua registrazione.
Ogni marchio registrato ha validità territoriale solo
nel territorio per cui la registrazione è stata ottenuta.
La scelta di dove e quando registrare il marchio, in
relazione ai contesti territoriali di interesse, deve
essere studiata caso per caso.
Roma, 27 settembre 2011
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LA REGISTRAZIONE
Gli strumenti di tutela che possono essere scelti e
combinati tra loro consistono in:
•
Uno o più marchi nazionali
•
Marchio Internazionale in più Paesi
•
Marchio Comunitario
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REGISTRAZIONE IN ITALIA
In Italia il deposito di un marchio avviene tramite
presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.
Nella domanda devono essere indicati i prodotti e
i servizi per i quali si richiede l’esclusiva.
A fini unicamente amministrativi, i prodotti e i
servizi sono suddivisi in 45 “classi” (sulla base di una
classificazione internazionale).
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE IN ITALIA
L’esame dell’UIBM è solo formale.
Il marchio deve essere usato entro 5 anni dalla
registrazione.
La durata del marchio è di 10 anni dal deposito
della domanda e può essere rinnovato per ulteriori
periodi di 10 anni ciascuno.
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Permette di ottenere la protezione del marchio
in numerosi Paesi (86 gli aderenti attuali)
depositando un’unica domanda di registrazione
redatta in un’unica lingua.
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
I paesi membri dell’Unione di Madrid
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Permette un notevole risparmio di costi in
quanto l’ammontare delle tasse dovute per la
registrazione internazionale è inferiore alla
somma di tutte le tasse che si dovrebbero versare
a ciascun Ufficio competente nel caso di depositi
nazionali in ciascuno degli Stati designati.
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Presupposto indispensabile per accedere alla
registrazione internazionale
è
disporre di un marchio nazionale “di base”
o già registrato (per i Paesi dell’Accordo)
o solo depositato (per i Paesi del Protocollo).
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Fasi operative sono:
•
Deposito domanda all'OMPI a Ginevra, per il
tramite dell'Ufficio di origine
•
Notifica dall'OMPI ai singoli Uffici nazionali
dei Paesi designati (esame entro 12 o 18 mesi)
e relativa decisione degli Uffici nazionali in
merito all’ambito di tutela
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Dalla procedura derivano “un fascio” di
diritti nazionali (in alcuni casi sovrannazionali)
che hanno un’unica data di scadenza,
che possono essere rinnovati con
un’unica domanda
ma sono soggetti alle leggi del singolo Stato
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE COMUNITARIA
Il mercato comune nei 27 Paesi UE.
Roma, 27 settembre 2011
55
REGISTRAZIONE COMUNITARIA
Il marchio comunitario ha carattere unitario,
conferisce al suo titolare un diritto esclusivo in tutti
i Paesi dell'Unione europea (efficacia
sovrannazionale).
Il carattere unitario del diritto consente una
semplificazione delle procedure e della gestione:
unica domanda, unica lingua, unico ufficio
registrante.
Roma, 27 settembre 2011
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REGISTRAZIONE COMUNITARIA
La semplificazione della procedura comporta un
notevole contenimento dei costi.
Nel caso una domanda di marchio non venga accettata
per la registrazione è possibile “convertirla” in una o
più domande nazionali mantenendo la data del
deposito iniziale.
Roma, 27 settembre 2011
57
REGISTRAZIONE COMUNITARIA
Per il mantenimento del diritto è sufficiente un uso
serio ed effettivo in una parte rilevante dell’Unione
Europea o addirittura anche in un unico Stato
membro.
Roma, 27 settembre 2011
58
REGISTRAZIONE COMUNITARIA
Il marchio comunitario è trasferibile
indipendentemente dal trasferimento dell’impresa
che ne è titolare. Può essere oggetto di licenze
esclusive per tutta o solo per una parte dell’UE.
Il titolare di un marchio comunitario può presentare
un’unica domanda per ottenere l’intervento e il
blocco delle merci da parte delle autorità doganali
di uno o più Stati membri UE.
Roma, 27 settembre 2011
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IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
La scelta di un marchio destinato al mondo intero è
impresa ciclopica!
Dopo aver verificato gli aspetti giuridici bisogna
verificare che la parola, il segno, la grafia, il significato,
il colore e il suono non abbiano connotazioni negative
nelle migliaia di lingue e culture esistenti al mondo …
Talvolta, nonostante tutti gli sforzi, gli studi e le ricerche
fatte il marchio deve frettolosamente essere cambiato
in uno o più Paesi …
Roma, 27 settembre 2011
60
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Per limitare questo rischio:
•
fare tutte le indagini possibili al momento della
progettazione
e
•
verificare sempre, prima di iniziare la
commercializzazione in un Paese, che l’uso del
marchio previsto non possa creare problemi
insormontabili.
Roma, 27 settembre 2011
61
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Un esempio famoso : marchi parzialmente diversi in Paesi diversi
Roma, 27 settembre 2011
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IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Oggi i consumatori scelgono e comprano molto
spesso il marchio invece del prodotto
e
così facendo, spesso pensano di condividere dei
valori comuni.
Roma, 27 settembre 2011
63
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Ne consegue che la strategia di marchio non è un
dato di fatto assodato e deve continuamente
essere ridefinita in base ai cambiamenti che
intervengono fra i consumatori e alle sfide dei
concorrenti.
La cosa più importante è
mantenere la coerenza del marchio.
Roma, 27 settembre 2011
64
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Pertanto, se si vogliono raggiungere pubblici molto
diversi, specie se con prodotti che trasmettono valori
diversi, è opportuno tenere ben separate le nuove linee
che, se collegate ai marchi già noti, potrebbero
disamorare i consumatori abituali.
Tranne nel caso, ovviamente, di una scelta di completa
rottura col passato e di nuovo posizionamento
complessivo dell’azienda.
Roma, 27 settembre 2011
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IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
La prima domanda da fare è : Quanti marchi?
La risposta non può essere che : dipende!
Non c’è una sola regola:
dipende dal prodotto, dai consumatori, dai mercati,
dalle eventuali normative esistenti in alcuni settori
specifici, dai canali di distribuzione, dai soldi che si
vogliono investire nella promozione, ecc.
Roma, 27 settembre 2011
66
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Teniamo comunque presente che è spesso
consigliabile :
•
estendere un marchio a nuovi settori/mercati
•
creare un nuovo marchio per un nuovo
business
•
creare un nuovo marchio per raggiungere
nuovi consumatori
Roma, 27 settembre 2011
67
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Gli errori più comuni da evitare
•
Far lavorare il settore Marketing autonomamente e poi
chiedere al settore Legale di “mettere a posto le cose”
•
Iniziare la promozione prima di aver verificato che il
marchio o il packaging o la campagna pubblicitaria
ipotizzati siano “difendibili”
•
Fare una politica di estensioni all’estero dei diritti di
marchio che non sia in sintonia con i tempi previsti di
commercializzazione
Roma, 27 settembre 2011
68
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
… /… gli errori più comuni da evitare
•
Fare una politica di estensioni all’estero dei diritti di
marchio troppo limitata o eccessivamente ampia
•
Non difendere i propri diritti quando messi in pericolo da
atti di terzi
•
Non utilizzare i marchi come strumenti “economici”,
concedendo licenze, vendendoli, ecc.
•
Non verificare periodicamente il proprio portafoglio
marchi: capita spesso che da una verifica emergano
marchi non più o, addirittura, mai usati per cui non vale la
pena continuare a pagare costi
Roma, 27 settembre 2011
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IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Le aziende più attente alla gestione dei marchi :
•
Coinvolgono tutte le funzioni aziendali nelle scelte di
progettazione, difesa e promozione dei propri marchi
•
Effettuano delle verifiche almeno annuali sul proprio
pacchetto marchi
•
Ottengono protezione nei Paesi di interesse e difendono
fino in fondo i propri diritti
•
Sfruttano i diritti che possiedono anche a livello di
valorizzazione economica
Roma, 27 settembre 2011
70
IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE?
Non tutti i marchi, anche se gestiti al meglio,
diventeranno famosi a livello mondiale,
sono troppe le variabili in gioco,
ma potranno
dare delle belle soddisfazioni ai loro titolari
Roma, 27 settembre 2011
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LA TUTELA
Fenomeno della contraffazione
Fenomeno complesso ed articolato che interessa tutti i
settori economici
Un tempo di modiche dimensione, oggi si è dilatato a
macchia d’olio.
Si parla di una vera e propria industria criminale, che
penetra nel mercato e si adatta alla domanda
Roma, 27 settembre 2011
72
LA TUTELA
Fenomeno della contraffazione
CONTRAFFAZIONE
CONSEGUENZE PER LE IMPRESE
CONSEGUENZE IN AMBITO SOCIALE
perdite economiche ingenti
perdite si posti di lavoro
perdite fiscali
perdita di fiducia nei
confronti del mercato
interno
perdite danni per la sicurezza e
la salute dei consumatori
minaccia per il settore culturale
minaccia per l’ordine pubblico
(criminalità organizzata)
Roma, 27 settembre 2011
73
LA TUTELA
Fenomeno della contraffazione
Quale Tutela ?
doganale
civile
penale
Roma, 27 settembre 2011
74
LA TUTELA
TUTELA DOGANALE
(Regolamento comunitario CE 1383/03)
Il titolare del diritto
deposita domanda
di intervento ex art.
5 Reg 1383/03
Il titolare del diritto e tutti i soggetti
coinvolti nell’importazione od
esportazione delle merci hanno la
possibilità di esaminare le merci
sottoposte a sospensione
Il titolare del diritto esamina le
merci e le dichiara Contraffatte
entro 10 gg. lavorativi prorogabili
di altri 10 gg.
Lo SVAD blocca o sospende lo
svincolo delle merci sospettate di
violare un diritto di proprietà
intellettuale
Il titolare del diritto
esamina le merci e le
dichiara originali
Lo SVAD sottopone a sequestro
probatorio (art. 354 cpp) le merci
sospese. Notizia di reato alla
Procura della Repubblica
Roma, 27 settembre 2011
Il titolare del diritto
NON deposita
l’istanza dal
Regolamento.
Previsti 8 gg.per
deposito domanda
di intervento
La Dogana
rilascia
le merci
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LA TUTELA DOGANALE
Strumento di tutela preventivo
Vero e proprio “filtro” che può arrivare a
bloccare partite di merce contraffatta
prima che le stesse vengano …
introdotte e commercializzate nel
territorio dello Stato e/o fuoriescano dal
territorio dello Stato per essere
commercializzate in Paesi extracomunitari
Roma, 27 settembre 2011
76
LA TUTELA DOGANALE
Presupposti
La merce contraffatta deve provenire da o essere diretta
verso PAESI EXTRA-EU
Titolarità di un diritto di P.I. o autorizzazione ad avvalersi dei
suddetti diritti di P.I.
In tal caso è possibile presentare una domanda di attivazione
del servizio di sorveglianza doganale all’UFFICIO
ANTIFRODE CENTRALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE.
Roma, 27 settembre 2011
77
LA TUTELA DOGANALE
Domanda di intervento (D.I.)
tipologia
NAZIONALE /COMUNITARIA
-Se alla base della D.I. vi è un diritto di P.I. nazionale, la sorveglianza
verrà attivata esclusivamente in tale Stato, attraverso il deposito d i una
domanda di intervento nazionale.
-Se alla base della D.I. vi è un diritto di P.I. comunitario (marchio/
disegno/ D.O.I.G.), spetta al richiedente decidere in quali Stati membri
richiedere l’attivazione col servizio di sorveglianza o attraverso il
deposito di una domande di intervento comunitaria ( si possono
scegliere tutti gli Stati membri UE)
Roma, 27 settembre 2011
78
LA TUTELA DOGANALE
Procedura di accoglimento
-L’Ufficio antifrode provvede ad adottare il provvedimento di tutela
entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda
-L’Ufficio respinge la domanda nel caso in cui manchino elementi
essenziali come ad esempio (titolare del diritto) e ciò non venga
sanato nei tempi richiesti.
-L’Ufficio doganale centrale trasmette l’istanza di sospensione a
tutti gli uffici doganali.
-L’Ufficio inserisce la domanda nella banca dati FALSTAFF
Roma, 27 settembre 2011
79
LA TUTELA DOGANALE
Procedura di intervento
Se viene intercettata merce contraffatta, la Dogana
1)
Sospende lo svincolo/procede al blocco per 10 gg.
lavorativi dalla notifica al titolare del diritto;
2)
Notifica al titolare del diritto il blocco della merce e
comunica gli elementi di identificazione della stessa;
3)
Dà la possibilità al perito o al richiedente di
ispezionare le merci, anche sulla base di fotografie
effettuate dall’Ufficio;
4)
Rilascia la merce se, decorso il termine, non riceve
notizie dal richiedente o la sottopone a sequestro se
riceve conferma circa la non originalità delle merci.
Roma, 27 settembre 2011
80
LA TUTELA DOGANALE
Procedura di intervento
ART 4 comma 80 legge 350/2003
La Dogana, decorsi tre mesi dal
sequestro, previo assenso dell’Autorità
giudiziaria, procede alla distruzione della
merce, fatta salva la possibilità di
conservare dei campioni per finalità
giudiziarie.
Roma, 27 settembre 2011
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LA TUTELA DOGANALE
Procedura semplificata
ART II regolamento 1383/03
L’Art. II del Reg. 1383/03 prevede la possibilità
per le autorità doganali di disporre l’abbandono
delle merci bloccate in dogana ai fini della loro
distruzioni sotto il controllo doganale.
In Italia l’attivazione di siffatta procedura è
rimandata all’emanazione di un decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanza, per la
definizione delle modalità e dei tempi della
stessa.
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LA TUTELA CIVILE
TUTELA CIVILE
Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e
intellettuale
( D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168)
Competenza per materia
“Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale
e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole
fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente
con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale …”
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LA TUTELA CIVILE
• BARI: Bari, Lecce, Taranto
Potenza
• BOLOGNA: Bologna e Ancona
• FIRENZE: Firenze e Perugia
• GENOVA: Genova
• MILANO: Milano e Brescia
• NAPOLI: Napoli, Salerno e
Campobasso
• PALERMO: Palermo e
Caltanisetta
• ROMA: Roma, L’Aquila,
Cagliari e Sassari
• TORINO: Torino
• TRIESTE: Trieste
• VENEZIA: Venezia, Trento e
Bolzano
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LA TUTELA CIVILE
STRUMENTI CIVILI
Azione cautelare
• Descrizione (in genere inaudita) - Tempi brevissimi
• Sequestro/Inibitoria (in genere audita) - 30/40 gg.
Azione ordinaria
• Accertamento tecnico preventivo
•Contraffazione
• Accertamento negativo di contraffazione
• Nullità
• Decadenza
• Rivendica
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LA TUTELA CIVILE
STRUMENTI CIVILI
Contenuto della sentenza di merito
• Accertamento del diritto
• Inibitoria definitiva (con penale per violazione)
• Ordine di ritiro dal mercato (con penale per ritardo)
• Distruzione
• Assegnazione in proprietà
• Sequestro (temporaneo o seguito da aggiudicazione)
• Risarcimento del danno
• Restituzione degli utili
• Ordine di pubblicazione della sentenza
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LA TUTELA CIVILE
STRUMENTI CIVILI
Risarcimento danni
Art. 125 CPI comma 3
In ogni caso il titolare del diritto leso può
chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall’autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in
cui essi eccedono tale risarcimento
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LA TUTELA PENALE
Art. 473 primo e secondo co c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero
di brevetti, modelli e disegni
1. “Chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali
o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro
25.000”
2.“Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni ed alla multa
da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa
uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.
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LA TUTELA PENALE
Art. 474 c.p.
Introduzione nello stato e commercio di prodotti con
segni falsi
“Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’articolo
473, chiunque introduce nel territorio della stato, al
fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o
altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o
alterati è punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.”
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LA TUTELA PENALE
Art. 517 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi,o segni distintivi nazionali o esteri,
atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine,
provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a ventimila euro.”
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TUTELA DEL MARCHIO IN CINA
Il SUD-EST industriale
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LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA
La Cina aderisce alle principali convenzioni in materia di
marchi d’impresa:



Convenzione di Parigi (CUP) sulla tutela della
Proprietà Industriale.
Accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi
internazionali.
Accordo Trips sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, conseguente
all’ingresso della WTO.
Ciò ha costituito un importante elemento di armonizzazione
del diritto cinese dei marchi ai diritti occidentali.
Roma, 27 settembre 2011
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LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA
Il sistema / regime normativo in Cina comprende gli strumenti
affinché le imprese straniere possano trovare supporto e
tutela sul territorio cinese.
Non mancano elementi critici e difficoltà derivanti ad esempio
da carenza di Giudici esperti, da possibili mancanze di
efficienza ed anche da interessi locali.
OPPORTUNITA’ O MINACCIA?
Le due alternative dipendono dalle iniziative delle imprese e
dalla loro capacità organizzativa, dall’utilizzo degli
strumenti posti a tutela della Proprietà Industriale.
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• LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA
PRC. Trade Mark Law (1983), 1° dicembre 2001; Reg. appl. 03/08/2001 –
15/09/2002
Alcuni principi fondamentali relativi alla tutela del
marchio in Cina:

La registrazione di un marchio in caratteri latini conferisce
un diritto di esclusiva limitato a tale versione del marchio.

Per disporre della più ampia tutela possibile è necessario
registrare anche la versione in caratteri cinesi del proprio
marchio, oltre a quella in caratteri occidentali.
- metodo fonetico (traslitterazione)
- metodo concettuale (traduzione)
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LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA

La versione cinese del marchio deve essere protetta
autonomamente rispetto al marchio in caratteri latini.

E’ obbligatorio registrare il contratto di licenza pena la
decadenza del marchio (decadenza della registrazione in
caso di non-uso di tre anni).

I diritti di Proprietà Industriale in Cina non estendono i loro
effetti a Hong Kong e a Macao, territori di transito di prodotti
contraffatti verso i mercati internazionali.
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GRAZIE
Angela Di Blasio
[email protected]
© BUGNION S.p.A. 2011
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