Il contratto quale strumento di tutela della proprietà intellettuale

IL CONTRATTO QUALE
STRUMENTO DI TUTELA DELLA
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Rossella Masetti
CCIAA Bologna 11 dicembre 2013
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Per essere competitiva, innovativa e migliorare
la sua posizione sul mercato, un’azienda
moderna non può puntare solo sui propri beni
materiali, ma deve individuare e gestire al
meglio il suo capitale intellettuale.
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Capitale Intellettuale asset intangibili
=
Capitale Umano (conoscenze e competenze
possedute dalle persone)
+
Proprietà Intellettuali (marchi registrati, Know how, brevetti,
copyright) di una società.
+
il Capitale Organizzativo o Strutturale (structural capital):
procedure utilizzate, modelli organizzativi, strategie, cultura aziendale e
contenuti dei database.
+
il Capitale Relazionale Esterno (relational capital), rappresentato dal
valore delle risorse collegate alle relazioni esterne dell’azienda
Il valore dei beni immateriali
Art. 1 D. lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30
“Ai fini del presente codice l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Indicazioni geografiche
IGP
Marchi e altri segni distintivi
Invenzioni e modelli d’utilità
Codice di Proprietà
Industriale
Denominazioni di origine
DOP e DOC
Disegni e modelli
Nuove varietà vegetali
Informazioni aziendali riservate
Topografie dei prodotti
a semi conduttori
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Come si acquista un diritto di proprietà
industriale ?
I diritti di proprietà industriale
si acquistano mediante
brevettazione, registrazione
e negli altri modi previsti dal C.P.I.
L’attività amministrativa di
registrazione ha natura di
accertamento costitutivo
brevettazione
e
In cosa consiste un diritto di proprietà
industriale ?
I diritti di proprietà industriale attribuiscono al
titolare il diritto di fare un uso esclusivo degli stessi
(marchio, brevetto, design, etc. ) e di vietare a
terzi di farne uso nella propria attività
economica
MARCHIO
Segno distintivo che contraddistingue i prodotti
e i servizi di un’impresa
e
Strumento essenziale di
comunicazione tra impresa e consumatori
BRAND
Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio:
il passaggio da semplice strumento di
differenziazione ad asset immateriale dotato di
autonomo valore economico
COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI MARCHIO DI IMPRESA ?
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti
i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti ed i servizi di
un’impresa da quelli delle altre imprese” (art. 7 CPI)
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Lettere
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Yohji Yamamoto
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Marchi di Forma
Lancôme
Viagra
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Marchi di colore
CTM Registrato a nome
Kraft Foods (Milka)
CTM Registrato
a nome di Deutsche Telekom
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MARCHI NON CONVENZIONALI
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REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO
•Capacità distintiva;
•Novità;
•Liceità;
•Non decettività;
•Non interferenza con altri diritti di proprietà
industriale (design, diritto d’autore etc.)
Università di Trento – 22 maggio 2007
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DESIGN
Cosa si intende per design ?
"disegno o modello: aspetto di un prodotto o di una sua parte
quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei
materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte
linee
contorni
colori
forma
struttura
superficiale
materiali
ornamenti
Prodotto: qualsiasi oggetto
industriale o artigianale
componenti da assemblare per
formare un prodotto complesso
caratteri tipografici
simboli grafici
presentazioni
imballaggi
A condizione che sia
nuovo = non identico
Sussiste la novità se nessun disegno o modello identico è stato
divulgato (art. 32 cpi, 4 rcd)
ed abbia
carattere individuale
(Art. 45 CPI)
Brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto per
invenzione le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
7
Novità:
un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della
tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure
dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima del deposito della
domanda di brevetto.
Attività inventiva
Si ha attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non
risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
È necessario, infatti, uno sforzo inventivo, un momento creativo che non
consista soltanto nell’applicazione di normali conoscenze tecniche o non
sia direttamente desumibile dalla tecnica nota.
Industrialità
esprime l’attitudine di un’invenzione ad avere una applicazione industriale
cioè la concreta capacità dell’oggetto dell’invenzione di essere fabbricato o
utilizzato in un qualsiasi genere di industria,
7
Il SEGRETO AZIENDALE
(ARTT. 98 e 99 – C.P.I.)
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni azien
dali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore ove tali informazioni:
-
siano segrete
- abbiano valore economico in quanto segrete;
ART. 99 – Tutela.
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od
utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’art. 98.
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Il contratto è l’accordo
di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi
1
I contratti aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale sono in
genere CONTRATTI ATIPICI
PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE ART.1322 c.c.
Le Parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
Le parti possono concludere contratti che
non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare
DISCIPLINA APPLICABILE :
Tutti i contratti ancorchè non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare
sono sottoposte alle norme generali previste dal codice civile sui contratti ( art. 1323 c.c.)
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Funzione del contratto:
1. Strumento di gestione dei diritti di PI :
(es. licenza ,merchandising)
2. Mezzo di tutela dei diritti di proprietà
industriale
3. Strumento nella lotta alla contraffazione
“di filiera”
Il contratto tipo: quale funzione?
- forme contrattuali in grado di soddisfare i bisogni di razionalità,
organizzazione, uniformità e velocità nella definizione dei contenuti
negoziali;
- forme contrattuali semplici con utilizzo di termini non solo
appropriati ma comprensibili anche per i “non addetti ai lavori”;
- schema contrattuale aperto e non vincolante predisposto dalle CCIAA
in virtù della legge 580/1993 ( art. 2.h ) che ha affidato alle Camere
una competenza trasversale di predisposizione nuovi contratti-tipo e
al tempo stesso di controllo degli schemi contrattuali diffusi dalle
imprese (equilibrio tra libertà di concorrenza e protezione del
consumatore);
- strumento a disposizione delle imprese nella definizione dei
contenuti contrattuali in particolare nella fase di gestione delle
trattative.
Rischi
- Rischi legati a determinati vincoli giuridici;
- Conflitti di interesse;
- Identificazione corretta dell’oggetto del contratto;
- Necessità di inserire pattuizioni non previste nello schema
contrattuale tipo senza idonea verifica di un esperto;
- Contratti internazionali e legge applicabile;
I contratti tipo CCIAA BOLOGNA
Contratto di cessione di marchio
Contratto di licenza di marchio
Contratto di cessione di brevetto
Contratto di cessione dei diritti di priorità
Contratto di licenza di brevetto
Contratto di cessione di design
Contratto di licenza di design
Contratto di licenza di know how
Accordo di segretezza
Disposizioni comuni
- Forma del contratto
- Garanzie di validità dei titoli
- Tutela e mantenimento del diritto
- Risoluzione del contratto
- Mezzi di soluzione delle controversie
- Clausole vessatorie
Tutela e mantenimento del diritto
Clausole relative al mantenimento in vita e
al rinnovo che specifichino in capo a chi è
posto l’onere.
… e nel caso in cui non sia disposto nulla ?
L’onere deve intendersi a carico del titolare della privativa
che ha l’obbligo di garantire la fruizione del diritto a favore
di terzi.
Garanzia di validità dei titoli
La garanzia sulla validità del titolo ceduto è
normalmente esclusa per gli oneri che essa
comporta e per la mancanza di strumenti che
consentano di affermarla in modo inoppugnabile .
Clausola consigliata
"per quanto di conoscenza della Cedente/ Licenziante i diritti
ceduti/licenziati non violano diritti esclusivi di terzi e non sussistono
altre cause di nullità”.
Tutela in giudizio
Legittimazione ad agire in giudizio anche del
licenziatario esclusivo .
Le Clausole che prevedono l’obbligo di agire
contro i contraffattori o di difendere il titolo di P.I.
in giudizio possono incidere fortemente sul sinallagma contrattuale
«Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vangano a
conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del diritto di P.I. , nonché di contestazioni
riguardanti pretese violazioni di diritti di terzi per effetto della commercializzazione del prodotto.
8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di
esclusiva oppure che l’utilizzo del brevetto/ marchio / design costituisce violazione di diritti altrui di
qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra
le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.
Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti
nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario,
le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce
andranno i benefici conseguenti alla controversia.
Risoluzione del contratto
Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art.1456
c.c. è la pattuizione esplicita con cui i contraenti stabiliscono che, nel caso in cui
una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, il
contratto si risolverà di diritto.
«Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato,
mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento essenziale della controparte.
E’ considerato inadempimento essenziale, ai sensi dell’art…., la violazione, in
tutto o in parte dei propri obblighi contrattuali, posta in essere da una Parte,
quando essa cagioni all’altra Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente
di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto.»
Mezzi di soluzione delle controversie
Clausola di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di
conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [___________] e
risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione 1
14.2 Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno
risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
[___________].
14.3 Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un
arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.
14.4 Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto nel rispetto delle
norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile .
Mezzi di soluzione delle controversie
Oppure
Opzione 2
15. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o
collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di _______ .
Clausole vessatorie
Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui
che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi,
proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
La legge richiede la doppia sottoscrizione
delle clausole vessatorie
In attuazione dell’art. 2, 4° comma, lett. C) della Legge 29
dicembre 1993 n. 580, dal 2002 è attiva presso la Camera di
Commercio di Bologna una Commissione di controllo sulla presenza di clausole
inique inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, a cui compete la
tutela dei rapporti contrattuali e degli interessi economici, basata sull’equilibrio
giuridico delle posizioni contrattuali delle parti.
Es. di approvazione di clausole vessatorie
«Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in
particolare delle condizioni di cui punti: 6 ( risoluzione anticipata), 7 (protezione del
brevetto), 8 (garanzie), 13 (risoluzione delle controversie), sopra riportate, le cui
clausole – rilette e approvate – si intendono accettate a ogni conseguente effetto, e
in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
LA LICENZIANTE
________________
______________________
LA LICENZIATARIA»
IL CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO
E’ il contratto con il quale il titolare trasferisce la titolarità della privativa
a un terzo
- Contratto atipico
- A titolo oneroso gratuito, la causa determinerà il tipo
negoziale che verrà scelto ( vendita, donazione , conferimento)
Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi
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OGGETTO DEL CONTRATTO:
Art. 23 c.p.i. 1° co, art. 17 Reg. 207/2009 :
Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi
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CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO
Contratto con il quale il titolare concede ad un altro al possibilità di utilizzare
il marchio
Esclusiva
Esclusiva relativa
Non esclusiva
Totale
Parziale
art. 23 c.p.i e art. 22 Reg. 207/09
art. 23 c.p.i., .art. 22 Reg CE 207/09
Licenza
Onerosa
Gratuita
LICENZA
Tacita
Espressa
Bologna, 3 maggio2013 – Corso Marchi
Figure particolari:
- merchandising
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Benefici diretti per il concedente
- Flusso reddituale (royalties):
- Brand extension (merceologica o territoriale)
* occupare il mercato
* estendere la presenza
Benefici indiretti:
- Promozione del marchio, aumento della “brand
awarness”
- Rafforzamento della tutela
- Finalità transattive
Bologna, 3 maggio 2013 – Corso Marchi
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LIMITI
In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno
in quei caratteri
dei prodotti o servizi
che sono essenziali
nell’apprezzamento
del
pubblico. Ì( art. 23 C.P.I.)
«Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in
conseguenza di quest’ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in
errore il pubblico circa la natura, la qualità la provenienza geografica dei
prodotti o dei servizi per i quali è registrato , l’Ufficio rifiuta di registrare il
trasferimento a meno che l’avente causa accetti di limitare la registrazione
del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non
risulterà ingannevole.»( art. 17 co 3° Reg. 207/2009)
Bologna 3 maggio 2013 – Corso Marchi
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Clausole consigliate contratto di licenza di marchio
Uso/qualità Prodotti/Poteri di controllo
La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in
modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro
della Licenziante. In particolare la Licenziataria è
tenuta a fabbricare i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio
impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle
caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante
affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei
servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
In particolare la Licenziataria si obbliga espressamente ad usare i Marchi per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi dalla Licenziante o da
altri licenziatari ( clausola obbligatoria nel caso di licenza non esclusiva)
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Controlli e divieti
La Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le
modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra
specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche
qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di
evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a
disposizione della Licenziante per facilitarle l’esercizio di tale diritto.
È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare con modalità diverse da quelle
specificatamente e tassativamente autorizzate, marchi e/o segni distintivi uguali o
confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o
confusione nel pubblico dei consumatori.
La Licenziataria si impegna a fabbricare e commercializzare i prodotti o prestare i
servizi nei territori della licenza, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di
vendita (apertura di magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di
agenzia o di rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.
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Contratto di cessione e licenza di brevetto
Con la cessione il titolare cede ad altri la titolarità del brevetto
Con la licenza viene concesso ad un terzo il diritto di utilizzare
in via esclusiva o non esclusiva il brevetto .
Caso particolare: il brevetto in comunione
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Vantaggi della licenza
Ricavi senza sfruttamento diretto
tecnologia (ad esempio su mercati
non raggiungibili geograficamente o
per carenza di forza vendita)
Evitare i costi per cause / difesa legale (meglio
avere “good followers” che pericolosi concorrenti)
Accesso a tecnologie altrui
Clausole consigliate
Garanzia sulla validità del brevetto
Diritto al brevetto ed
miglioramenti del trovato
eventuali
licenze
sui
Pagamento dei costi di estensione all’estero e di
mantenimento in vita del brevetto
Cessione del diritto di priorità
Che cos’è il dir. di priorità?
Convenzione di Parigi: chi abbia depositato per la
prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della
Convenzione ha un anno di tempo per depositare doman
de corrispondenti in altri Stati e che gli effetti di tali
domande hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda
Il diritto di priorità è cedibile
oggetto della cessione è il "diritto di depositare un brevetto all'estero".
L'inventore rimane pieno titolare nel Paese di origine della domanda di
brevetto.
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LO STRUMENTO CONTRATTUALE
CESSIONE E LICENZA DI DESIGN
Con la cessione il titolare cede ad altri la titolarità del design
Con la licenza viene concesso ad un terzo il diritto di utilizzare in
via esclusiva o non esclusiva il design.
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Clausole particolari
«Ove il design sia tutelato anche ai sensi dell’art 2 della l. 633/1941 il presente
atto si estende anche a tali diritti».
Caso
FLOS/SEMERARO
i sensi dell’art. 2 n. 10 della L.22/04/1941 n. 633 sono protette ai sensi della
legge sul diritto d’autore anche le opere dell’industrial design «che presentino
di per sé carattere creativo e valore artistico».
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Contratto di licenza di know how
Quando si può parlare di know how?
Perché si possa parlare di know- how sono necessarie le
seguenti caratteristiche:
-
deve trattarsi di informazioni segrete;
deve avere valore economico;
deve essere sottoposto a misure idonee a mantenere la
segretezza
Col contratto di know-how un imprenditore trasmette ad un altro le proprie conoscenze
segrete sul come produrre o scambiare. L’imprenditore acquirente utilizza le conoscenze
comunicate dal cedente, astenendosi dal divulgarle al di fuori della propria azienda. L’obbligo
di divulgazione non grava solo nei confronti del licenziatario, ma anche nei confronti dei suoi
dipendenti collegati, in funzione delle mansioni svolte, a quel medesimo know-how.
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Clausole di tutela
Obbligo di segretezza
«Il Licenziatario non divulgherà, nel corso del presente Contratto, né
dopo la sua cessazione, qualsiasi informazione confidenziale relativa ai
prodotti, facente parte della Documentazione Tecnica o del Know-how.
Il Licenziatario si impegna, riguardo a tali informazioni confidenziali, a
porre in essere tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per
mantenere il segreto sulle stesse e a comunicarle solo ai propri
dipendenti e contraenti, e unicamente nella misura in cui tale
comunicazione sia necessaria per la fabbricazione o l'assemblaggio dei
Prodotti».
13
LO STRUMENTO CONTRATTUALE
ACCORDO DI SEGRETEZZA
Contratti con i quali una delle parti o entrambe si impegnano a mantenere
come strettamente riservate e confidenziali determinate informazioni.
Normalmente l’accordo contiene la previsione di una penale in caso di
violazione.
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ACCORDI DI SEGRETEZZA
A cosa servono?
Per salvaguardare la brevettabilità di un’invenzione (art.46 C.P.I.)
Nella fase precontrattuale
Domanda di brevetto in regime di segreto
Trasferimento di informazioni riservate non brevettabili
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Clausole consigliate
Obblighi di segretezza
«Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualun
que modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze segreti a
soggetti che non siano autorizzati.Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere
utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e
con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o
riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo
svolgimento delle attività specificate.»
Misure di sicurezza
«Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a
proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in
alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.
7.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della
normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
e sue successive modificazioni.»
13
Clausola penale
Con la clausola penale i contraenti disciplinano gli effetti
dell’inadempimento in modo diverso da quello stabilito
Dalla legge, concordando una preventiva e convenzionale
liquidazione del danno. In tale clausola può essere ravvisata
anche una funzione punitiva, perché nella sua stipulazione si
commina una sanzione per l’inadempimento, consistente in
una prestazione che il contraente inadempiente dovrà
effettuare all’altro indipendentemente dal danno sofferto da
quest’ultimo.
«Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui
al presente accordo la Parte Ricevente verserà alla Parte Divulgante la somma
di Euro ___________ per ogni violazione accertata.»
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GRAZIE
Avv. Rossella Masetti
Contatti :
[email protected]
[email protected]
mobile: 3334520190