La contraffazione

La contraffazione
Un termine polisenso ?
• Marchi  “Uso esclusivo del marchio” ex art. 20
cpi
• Brevetti  “Facoltà esclusiva di attuare
l’invenzione e di trarne profitto” ex art. 66 cpi
• Diritto d’autore  “Diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l’opera” ex artt. 12 ss lda
D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 20
Diritti conferiti dalla registrazione
“1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di
fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è
stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell‘identità o somiglianza fra i segni e dell‘identità o affinità fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare
vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i
servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal
segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità […]”
D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 66
Diritto di brevetto
“1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di
attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle
condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto
con il procedimento in questione.”
L. 22 aprile 1941 n. 633
Art. 12
“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare
con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione.”
In particolare…
• Art. 13  “Diritto esclusivo di riprodurre”
• Art. 14  “Diritto esclusivo di trascrivere”
• Art. 15  “Diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico”
• Art. 16  “Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo”
• Art. 17  “Diritto esclusivo di distribuzione”
• Art. 18  “Diritto esclusivo di tradurre… elaborare… pubblicare in raccolta…
modificare”
• Art. 18-bis  “Diritto esclusivo di noleggiare”
Ius excludendi
Tutela erga omnes
Contraffazione come violazione di
un diritto di esclusiva
Il giudizio di contraffazione: marchi
Diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica:
• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato (art. 20.1 lett. a cpi)
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell‘identità o somiglianza fra i
segni e dell‘identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni
(art. 20.1 lett. b cpi)
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi (art. 20.1 lett c cpi)
“Segni identici”
CGCE 30 marzo 2003, C-291/00, LTJ v. Sadas
”1) L'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che un segno è identico al
marchio quando esso riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli
elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato
complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter
passare inosservate agli occhi di un consumatore medio”.
“Rischio di confusione”
CGCE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL
“Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in
considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi. Infatti, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della
direttiva, a termini del quale «l'identità o la somiglianza (...) può dar adito a un
rischio di confusione per il pubblico (...)», emerge che la percezione dei marchi
operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi
svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio
come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.”
Cass. 28 febbraio 2006 n. 4405
”In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del Giudice del merito sulla
confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti […] deve essere compiuto dal
Giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la
separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica,
vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi - i soli
qui rilevanti - mediante una valutazione di impressione, che cioè non deve
avere riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo e va condotta
in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei
consumatori di quel genere di prodotti, dovendo essere eseguito il raffronto
tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico
dell'altro (per tutte, tra le più recenti, Cass., n. 21086 del 2005; n. 19436 del 2005;
n. 3984 del 2004) ”.
Giudizio di confondibilità
•
Esame comparativo in via unitaria e sintetica
•
Valutazione di impressione
•
Ricostruzione categoria consumatori
Marchio “rinomato”
Trib. Bologna, sez. IP, 4 giugno 2012
”La società francese Chanel, titolare, tra l'altro, dei marchi internazionali "Chanel",
"Mademoiselle Chanel", "5", "N. 5", "N. 19", "N. 22", "Coco", "Cristalle", "Allure",
"Chance", "Antaeus", "Egoiste", tutti registrati anche nella classe 3 (profumi), ha
esposto che le società convenute Duca's News s.r.l. e Cosemtics Parfums & Wax
s.r.l. producono e pongono in vendita profumi contraddistinti da segni ("Chen
Number 5", "Kocoon" e "Kocoon Champion") costituenti contraffazione dei propri
marchi registrati e utilizzano al fine di promuovere tale attività "tabelle di
concordanza", e cioè elenchi di marchi famosi a ciascuno dei quali corrisponderebbe
un numero o una sigla per identificare la corrispondente fragranza imitativa.”
Identità ex art. 20.1 lett. a cpi  “…se pur sussistono elementi di parziale
identità grafica tra i segni "Number 5" rispetto a "5" e "N.5", o di assonanza fonetica
tra il segno "Kocoon" e il segno "Coco", tuttavia non può parimenti ritenersi che si
tratti di differenze insignificanti, tali in sostanza da non poter essere percepite
dal consumatore medio ”.
Identità ex art. 20.1 lett. c cpi  “Va dunque a questo punto esaminata la
sussumibilità del caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 20 lett. C) CPI. Il diritto
dei marchi, accanto alla tutela contro la confondibilità (che riguarda essenzialmente
la funzione distintiva, tradizionale, di indicatore di origine del marchio) prevede anche
una tutela ulteriore, la quale ha ad oggetto il valore cosiddetto "attrattivo" del
marchio. Tale valore attrattivo normalmente è proprio solo di alcuni marchi, ed
è per essi diretta conseguenza della grande notorietà di cui godono,
traducendosi, sul versante commerciale, in una particolare capacità di vendita del
prodotto che contrassegnano; tale forza commerciale prescinde spesso anche dalla
qualità o dal prezzo del prodotto contrassegnato”.
Marchio “non rinomato”
Trib. Milano, sez. IP, 22 febbraio 2012
”[…] il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in
considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso in esame, e, dunque, mediante un
confronto sulla loro somiglianza visiva, auditiva e concettuale, sull'impressione
complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi. Per tale valutazione, si ricorda, non è necessaria
l'identità dei segni, ma è sufficiente la somiglianza; non occorre l'avvenutaconfusione, essendo sufficiente che la somiglianza ne comporti il rischio: la
confusione non necessita di un riscontro concreto, ma può consistere
semplicemente nell'astratto rischio di confusione tra i segni (cfr. Corte
D'Appello di Milano, sentenza n. 2023/09). Ed allora, sotto l'aspetto fonetico i due
segni sono assai simili, giacché entrambi composti da due sintagmi, di cui il primo
assolutamente identico mentre il secondo - rispettivamente - Br. e In. - diverso per
estensione e tipo di fonemi di cui esso è composto. Quanto all'aspetto visivo, il
marchio registrato dell'attrice, come accennato, è riprodotto in stampatello maiuscolo
posto su due righe, la prima contenente la parola "Ae." con lettere A ed E iniziali
unite mentre la seconda riga contenente la parola "Br.", ogni sintagma è riportalo
entro un rettangolo dagli angoli smussati”.
”In conclusione, il Collegio rileva che le davvero minime varianti evidenziate non si
rivelano sufficienti a ritenere i marchi dissimili.
Pertanto, atteso il carattere distintivo del marchio anteriore "Ae.Br.", si deve
concludere per la sussistenza di un rischio di confusione nell'opinione del pubblico
con riguardo all'utilizzo del segno posteriore Ae. per prodotti identici e simili. Con
conseguente evidente lesione dei diritti di cui l'attrice ha invocato in questa sede la
tutela.”.
Il giudizio di contraffazione: design
• Marchio di forma ex art. 9 cpi  Art. 20 cpi
• Disegni e modelli ex artt. 31 ss cpi  Art. 41
cpi
• Tutela autorale ex artt. 2 n. 10 lda  Artt. 12 ss
lda
Disegni e modelli ex artt. 31 ss. cpi
In breve…
•
Art. 31  Oggetto di registrazione: “…l’aspetto dell’intero prodotto o di una
sua parte…”
•
Art. 32  Requisito della novità: “…se nessun disegno o modello identico è
stato divulgato anteriormente…”
•
Art. 33  Requisito del carattere individuale: “…se l’impressione generale
che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda…”
•
Art. 33-bis  Requisito della liceità
•
Art. 36  NO registrazione caratteristiche determinate unicamente dalla
funzione tecnica del prodotto
•
Art. 37  Durata protezione: 5 anni – proroghe max 25 anni
D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 41
Diritti conferiti dal disegno o modello
“1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo
di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il
disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono
a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato
una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà
dell'autore nella realizzazione del disegno o modello”
Comparazione dei modelli
Trib. Bologna, sez. IP, 26 settembre 2011
”[…] Dal confronto dei Modelli non è possibile invece evincere informazioni circa la
rispondenza della conformazione del tacco: i Modelli 2 ed 11 ritraggono infatti il tacco
solamente in vista laterale (riga 2 della tabella) mentre il Modello Si. lo mostra solo in
una vista da dietro (riga 5 della tabella) ed in una vista prospettica dal basso (riga 4
della tabella). In prima approssimazione pare che, da quanto rappresentato nelle
righe 4 e 5 della tabella, il tacco del Modello Si. abbia forma sostanzialmente
cilindrica, quantomeno nella sua porzione inferiore […] Complessivamente quindi è
indiscutibile che i Modelli 2 ed 11 presentino caratteristiche di design comuni
al Modello Si., è altrettanto chiaro che differiscono dallo stesso sotto molti
aspetti (...). Si ritiene quindi che i Modelli 2 ed 11 del modello n. (...) (già domanda
n. (...)) non siano privati dei requisiti di novità e carattere individuale dal
Modello Si., in quanto rispetto allo stesso si caratterizzano per una molteplicità di
particolari differenti. Dunque, comparando i due modelli in questione, non solo si
colgono una serie di particolari che ne escludono l'identità già ad un'analisi di
prima approssimazione, tanto da rendere indiscutibile il carattere della
"novità" ma, soprattutto, esaminando il modello Me., emerge in maniera chiara
il carattere dell'individualità.”.
Tutela penale
• Delitti contro la fede pubblica (cp, libro II, titolo VII):
– Art. 473 “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali”
– Art. 474 “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”
• Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (cp,
libro II, titolo VIII):
– Art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
– Art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli
di proprietà industriale”
– Art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari”
• Sanzioni penali cpi:
– Art. 127 (abrogato il co. 1)
• Mare magnum di disposizioni penali di chiusura (es. art. 4 co. 24
legge finanziaria per il 2004 in tema ti tutela del “made in Italy”, art. 3 l. 8 aprile
2010 n. 55 circa la violazione di obblighi di etichettatura di prodotti tessili etc.)
Bene giuridico protetto
Cass. pen. 2 ottobre 2008 n. 37553
”[…] il bene giuridico protetto dalla menzionata norma incriminatrice [art. 473
cp] è proprio la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti
nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto,
disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la
contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua
configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi,
ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto
brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare
confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato)
siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale
affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a
quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta
assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela
del mercato)”.
“Di contro, ove nel caso di specie sia ravvisabile solo uno specifico interesse
patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui
brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratione temporis ravvisabile nella
fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come
frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela
esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente
privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela
di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste
dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 483 c.p. (cfr. Cass. sez. 5,
26.4.2006, n. 19512, rv. 234405 […]”.
• Art. 127 cpi  comma 1 abrogato dall’art. 15.2 l. 23 luglio 2009 n. 99. Testo
previgente: “1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato
oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme
del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.”
Bene giuridico protetto (2)
Cass. pen. 21 febbraio 2011 n. 6254
”In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato [art.
517 cp], non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né,
tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore
dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre
in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. 3^, n.
23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela
non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello
generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in
circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sè, una lesione
effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali
(Sez. 3^, n. 2003 15 gennaio 2008).
Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale
tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art.
473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.
474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.
Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche
con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in "oggetti di design".”
D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(modificata dalla l. 23 luglio 2009 n. 99)
Art. 25-bis
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,
461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”
Art. 25-bis1
“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti
dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”
Ricettazione ex 648 cp – Acquisto di
cose di sospetta provenienza ex 712 cp
Cass. pen. S.U. 8 giugno 2012 n. 22225
“Non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose
in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale“
Si configura invece l’illecito amministrativo ex art. 1 co. 7 dl 14 marzo 2005 n. 35
(convertito in l 14 maggio 2005 n. 80 e modificato dall’art. 17 l. 23 luglio 2009 n. 90)
Sanzioni civili
• Inibitoria
• Distruzione o rimozione degli oggetti o dei
beni costituenti contraffazione
• Pubblicazione della sentenza
• Assegnazione in proprietà dei beni
illecitamente prodotti
• Risarcimento del danno
– “Retroversione degli utili”