MADE IN

MADE IN
La tutela del MADE IN: tra legislazione
comunitaria e legislazione nazionale
Giovanni F. Casucci
1
Accordo di Madrid sulla repressione
delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza
•
- Art. 1 (1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza,
nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente accordo, o un luogo situato in uno
di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo
d’origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.
•
(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole
indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il
prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
•
[omissis]
2
Accordo di Madrid sulla repressione
delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza
- Art. 3 Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il
suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita,
ma, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione
precisa, e a caratteri ben chiari, dei paese o del luogo di fabbricazione o di
produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera
origine delle merci.
3
Art. 517 codice penale
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione
di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032”
4
CASISTICA
1.
Made in Italy, Mode Italy, Moda Italia;
2.
Apposizione di TM + dizioni ‘geografiche’ quale ‘Italy’;
3.
Apposizione della Ditta + Italy;
4.
Figure che richiamano l’Italia;
5.
Altre dizioni (Italian Registered Design)
5
CASI
(Cassazione 7 luglio 1999)
Bozen
Italy
6
CASI
(Cassazione 7 luglio 1999)
¾
Finalità della norma: garantire non il luogo ma una determinata
“fonte produttiva”
¾
Funzioni del marchio : veicolo di messaggi
¾
Il 517 va letto coordinando Origine e Provenienza in funzione delle
qualità (attese) dal prodotto
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Subfornitura: se sottoposta a controlli non c’e’ ingannevolezza
7
Art. 4 comma 49 L. 350/2003
•
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del
codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana.
8
Art. 4 comma 49 L. 350/2003
•
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle
merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata
sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che
si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano
amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione
della stampigliatura «made in Italy».
9
CASI
(Cassazione 21 ottobre 2004)
“Fro via Torricelli 15/a Verona - Italy”
¾
Elettrodi per saldatura
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine meramente geografica
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Tenore della riforma non estensibile alla promozione della produzione italiana
¾
Altrimenti dubbi di costituzionalità
¾
Solo tutela del consumatore sulle qualità del prodotto utili per la scelta
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
10
CASI
(Cassazione 17 febbraio 2005)
“Legea - Italy”
LEGEA
Italy
¾
Abbigliamento sportivo
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Solo tutela del consumatore sulle qualità del prodotto utili per la scelta
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
11
Art. 4 comma 49 L. 350/2003
modificata da L. 80 del 14 maggio 2005
•
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo
517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura
«made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della
normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche
qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle
merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
12
CASI
(Cassazione 12 giugno 2006)
“Conceived by Vidivici Italia”
¾
Montature per occhiali
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
13
CASI
(Cassazione 1 marzo 2007)
“Officina del Tempo - Italy”
Italian design
¾
Orologi
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
¾
Rischio di disparità di trattamento
14
CASI
(Cassazione 12 luglio 2007)
“Biella Italy Fila Academy
Made In India”
¾
Prodotti in cotone
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
15
CASI
(Cassazione 21 novembre 2007)
“Calligaris dal 1923 Manzano Italy”
¾
Copri-sedili
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
¾
Inidoneità all’inganno
16
Art. 4 comma 49 L. 350/2003 (post varie modifiche)
49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione
di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine1 costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale2. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura
«made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di
marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli3, ovvero
l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della
normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro
Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad
evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera4. Le fattispecie sono commesse sin
dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera
pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul
piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle
figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano
amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura
«made in Italy».
Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.5
17
Legge 99/2009
Art. 17 comma 4
”l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e
merci non originari dell’ Italia ai sensi della
normativa europea sull’ origine senza l’indicazione
precisa in caratteri evidenti del loro Paese o del
luogo di fabbricazione o di produzione od altra
indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore
sulla loro effettiva origine estera”.
18
Direttiva CEE 83/189
(art.8)
procedura obbligatoria di segnalazione di cui (così come
modificata dalla Direttiva 94/10/CE) che prescrive l’obbligo per
gli Stati membri di comunicare immediatamente alla
Commissione ogni progetto di regola tecnica.
Corte di Giustizia del 26 settembre 2000 n°443/98
Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma
adottata in maniera difforme
19
Rischi di distorsioni della concorrenza
MARCHIO
AJ ARMANI JEANS
n. 001705185
GIAN MARCO VENTURI
n. 008261281
SOCIETÁ
PAESE
GA MODEFINE SA
SVIZZERA
DREPANDEOS
CONSULTADORIA E
MARKETING LDA
PORTOG.
FILA LUXEMBOURG S.A.R.L.
LUSSEMB.
CONSITEX S.A.
SVIZZERA
FILA
n. 000057042
ZEGNA
n. 001436708
20
Rischi di distorsioni della concorrenza
MARCHIO
MEZZO DI PASTA
n. 008398299
MAMMA MIA
n. 007119225
SOCIETÁ
MDP DEVELOPPEMENT
PAESE
FRANCIA
OLMITOS
SPAGNA
BLM PRODUKTIONS
GERMANIA
DIMIAN AG
GERMANIA
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY/
STATI UNITI
SPAGHETTI PASTA
ORIGINALE ITALIANA
n. 007372584
DOLCE AMORE
n. 007467798
NATURA FANTASIA
21
Art. 16 comma 6 DL. 25 settembre 2009, n. 135
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,n. 350,
sono aggiunti i seguenti:
“49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio,da parte del
titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da
indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque
sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva
origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione,
resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della
merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano
apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile
dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il
consumatore.»
22
CASI
(Cassazione 9 febbraio 2010)
“ROMEO GIGLI”
¾
Camicie a marchio “Romeo Gigli” importate dalla Serbia con indicazione
“Prodotto e Distribuito FI Studio Floreze Italy”
¾
Assenza di indicazione di effettiva provenienza
¾
Assenza di obbligo di indicare l’origine geografica per prodotti non alimentari
¾
“Origine” in senso giuridico
¾
Irrilevanza dell’effettivo luogo di produzione
¾
Inidoneità all’inganno
¾
Eventuale responsabilità amministrativa
23
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GIOVANNI F. CASUCCI
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Avvocato
Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano
Docente della Faculty permanente dell’ICE
Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing
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Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA.
W W W.C A S U C C I .B I Z
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