guida alle invenzioni del lavoratore

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
di
RENZO LA COSTA
Ottobre 2010
GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Premessa
La principale motivazione per la quale si affronta la particolare casistica dell’argomento in
trattazione, risiede innanzitutto nella recente introduzione del Decreto Legislativo 13
agosto 2010 nr. 131* che ha modificato ed integrato il Dlgs 30/2005, meglio noto come
Codice della Proprietà Industriale.
Non da meno, il rapido evolversi delle tecnologie , dei sistemi di ricerca, e dei mezzi
disponibili, produce un incremento notevole delle invenzioni e delle creazioni che
determina - relativamente alla regolamentazione patrizia da adottarsi per i contratti di
lavoro – la necessità della pronta conoscenza legale.
In questo lavoro, si ripercorre l’intera evoluzione normativa per giungere alle predette
ultime disposizioni, vigenti dallo scorso 2 settembre.
Prima di introdursi al percorso di lettura, si ritiene utile riportare la definizione di
invenzione come da ultimo previsto dal citato Dlgs 131/10.
* DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del
18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.195)
Art. 46.
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello
Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione
scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto
italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che
abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o
rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una
composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova
utilizzazione.
Art. 50.
Liceità
1.
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine
pubblico o al buon costume.
2.
L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa
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Il quadro normativo
Codice Civile Art. 2590
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali
La tutela e la regolamentazione delle invenzioni ed opere dell’ingegno del prestatore di
lavoro,
seguono
un
percorso
normativo
e
giuridico
sostanzialmente
statico
successivamente alla prima legislazione adottata, sino ad osservare nell’ultimo decennio
una tangibile accelerazione, evidentemente connessa alla vorticosa evoluzione della
tecnologia cui la società sviluppata sta da ultimo assistendo, tanto nel campo informatico
quanto in quello industriale e dei consumi.
Il principio fondamentale da cui origina la materia, è individuabile nell’art. 9 della carta
costituzionale che trova applicazione nell’art. 2590 del codice civile.
È proprio la formulazione della norma civilistica a fissare le condizioni necessarie allo
sviluppo della successiva legislazione, avendo individuato il soggetto tutelato nel prestatore
di lavoro (e quindi non esclusivamente nel lavoratore subordinato), nonché l’arco
temporale e contrattuale entro il quale si deve verificare l’evento inventivo soggetto alla
regolamentazione, ovvero in costanza di rapporto di lavoro.
Conformemente a tali prescrizioni, il R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 recante il testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, provvedeva – a
mezzo degli artt. dal 23 al 26 – ad introdurre specifiche disposizioni in materia, in
particolare per il settore privato. Ulteriori disposizioni per il lavoro pubblico venivano
invece introdotte con l’art. 34 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Le norme di cui al R.D. sopra citato, stabilivano (art. 23) che
l’invenzione industriale realizzata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di
un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dalla invenzione stessa
appartenevano al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne
riconosciuto autore.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Se non era prevista e stabilita una retribuzione, in compenso della attività inventiva, e
l’invenzione veniva realizzata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d’impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartenevano al datore
di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spettava
un equo premio, per la determinazione del quale si teneva conto dell’importanza della
invenzione.
Casi diversi prevedeva l’art. 24 seguente per il quale qualora non ricorressero le condizioni
previste all’articolo precedente e si trattava di invenzione industriale che rientravano nel
campo di attività dell’azienda privata o dell’amministrazione pubblica a cui era addetto
l’inventore, il datore di lavoro aveva il diritto di prelazione per l’uso esclusivo (o anche non
esclusivo) dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere,
od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo al lavoratore, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente
agli aiuti che l’inventore aveva comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire
all’invenzione. Al datore di lavoro veniva data facoltà di esercizio del diritto di prelazione
entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l’esercizio della suddetta prelazione potevano risolversi di diritto
ove non fosse integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Proseguiva l’art.
25, che nei casi previsti dagli articoli precedenti, ove non fosse raggiunto l’accordo circa il
premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità di erogazione, provvedeva un
collegio di arbitri a dirimere il contenzioso, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o in caso di disaccordo, dal
presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d’opera esercitava abitualmente le sue
mansioni. Se poi l’inventore apparteneva ad amministrazione statale, in luogo del collegio
di arbitri, provvedeva a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità,
con deliberazione insindacabile, il ministro preposto all'amministrazione stessa.
Concludeva l’art. 26 per il quale – agli effetti degli articoli precedenti – si considerava fatta
durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego, l’invenzione
industriale per la quale era stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore
aveva lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica, nel cui campo di attività
l’invenzione stessa rientrava.
Solo nel 1977 giungeva la sentenza della Corte Costituzionale, nr. 127 dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del predetto R.D. nella parte in cui non riconosceva
la facoltà dell’inventore e del datore di lavoro di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Tale disciplina resta sostanzialmente inalterata sino al 2001 quando con la
legge 18 ottobre 2001, n. 383 (recante disposizioni per il rilancio dell’economia e
l’emersione del lavoro irregolare) vengono apportate talune modifiche al citato R.D.,
aggiungendovi l’art. 24 bis (Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettali per invenzioni
industriali), stabilendo tale nuovo articolato che in deroga agli artt. 23 e 24 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro
intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi
istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle
università o da altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. È l’inventore in tal caso a
presentare domanda di brevetto e a darne comunicazione all’amministrazione.
All’inventore viene quindi attributo il diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei
canoni di sfruttamento dell’invenzione. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento
industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica
amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione, acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante
all’inventore di esserne riconosciuto autore.
Tale particolare trattamento, introdotto con il nuovo art. 24 bis viene abrogato ai sensi
dell’art. 246, comma 1, lett. ii), decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. A latere, la legge
13 maggio 1985, n. 190, istitutiva della posizione giuridica dei quadri nei rapporti di lavoro
subordinato, riconosceva, per tale categoria di lavoratori, alla contrattazione collettiva il
potere di definire le modalità tecniche di valutazione e l’entità del corrispettivo economico
della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei
metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell’organizzazione del lavoro, sia delle
invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non
costituivano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Ulteriore normativa in tale settore viene dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.
518, in attuazione della Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, che ha introdotto nell’ambito della disciplina del
diritto d’autore (art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633) una disposizione secondo la
quale, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo
stesso datore di lavoro. Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 ha poi aggiunto l’art. 12-ter che ha
specificato il diritto di utilizzazione esclusiva da parte del datore di lavoro nel caso di
un’opera di disegno industriale.
È quindi il decreto legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30, ad introdurre, da ultimo, il nuovo
Codice della Proprietà Industriale che ha interessato la previgente complessiva disciplina e
che, conseguenzialmente, ha innovato la correlata normativa in tema di invenzioni dei
dipendenti.
Va evidenziato, comunque che il nuovo provvedimento legislativo si è limitato a
coordinare, recepire e dare certezza a una serie di soluzioni giuridiche delineate
dall’applicazione concreta della pregressa normativa, non alterando sostanzialmente
l’impianto normativo in essere ma unificando la disciplina tra invenzioni del dipendente
privato e pubblico. Ogni riferimento all’azienda privata e all’amministrazione pubblica
contenuti nelle norme sopra richiamate, viene sostituito dal termine di “datore di lavoro”.
Altro aspetto modificato riguarda l’equo premio dovuto al lavoratore del quale viene
prevista la corresponsione in ogni caso di invenzioni d’azienda, subordinatamente al
conseguimento del brevetto da parte dell’imprenditore.
Le caratteristiche dell’invenzione
Al fine di determinare la classificazione dell’invenzione in costanza di rapporto di lavoro, il
legislatore ha individuato negli artt. 64 e 65 del nuovo Codice (ma come peraltro già
individuati nella pregressa normativa) le tipologie riportate nella tabella.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Va complessivamente evidenziato che la formulazione di cui all’art. 24 del R.D. 1127 del
1939, confluita, in forma pressocchè identica, nell’art. 64 del nuovo “Codice della proprietà
industriale”, prevedeva, in favore del datore di lavoro, un “diritto di prelazione” che, con la
nuova
formulazione
legislativa,
diviene
un
“diritto
di
opzione”,
rafforzando
concettualmente la posizione del datore di lavoro.
Va tuttavia rimarcato che l’attribuzione dei diritti soggettivi derivanti dall’invenzione è
condizionata al conseguimento del brevetto o della registrazione, secondo quanto stabilito
dall’art. 2 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (che, sul punto, ha sostanzialmente
confermato il principio già contenuto nell’art. 4 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127).
I criteri per la determinazione del premio
Il nuovo codice precisa – come sopra anticipato – che il diritto del
lavoratore all’equo premio è subordinato al conseguimento del relativo brevetto da parte
del datore di lavoro; l’eventuale dichiarazione di nullità del brevetto non produce effetto
sui pagamenti già effettuati. Per quanto attiene la misura dell’equo premio da attribuirsi
nel caso di invenzioni di azienda, il nuovo codice stabilisce criteri per la determinazione del
premio connessi all’importanza della scoperta, alla retribuzione percepita dal dipendente,
al contributo dato dal datore di lavoro alla realizzazione della scoperta, alla maggiore o
minore distanza dell’invenzione rispetto alle mansioni del dipendente: tutti elementi
questi, che devono concorrere tra le parti alla equa determinazione del premio.
Per quanto attiene l’invenzione occasionale, la nuova legge estende, ai fini dell’esercizio del
diritto di opzione, il campo di attività del datore di lavoro riferendosi non più al campo di
attività dell’azienda in cui era addetto l’inventore, ma più ampiamente al campo di attività
del datore di lavoro.
Per quanto riguarda l’eventuale contenzioso in materia, è prevista una forma di arbitrato
per il caso in cui sorgano contestazioni sull’equo premio mentre, relativamente al
contenzioso giudiziale, è attribuita competenza alle neo istituite sezioni specializzate del
Tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale che adottano il rito del lavoro
di cui agli artt. 409 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ivi quindi compresa la
funzione conciliativa.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Per quanto riguarda la quantificazione, è stato ritenuto che il premio debba essere
commisurato alla importanza e al valore economico dell'invenzione, alla quota di
partecipazione dell'impresa all’invenzione e alla posizione del lavoratore nell’impresa.
In ogni caso, per la configurazione dei diritti di cui si è parlato, l’invenzione deve essere
brevettata: deve quindi trattarsi di un’invenzione industriale (relativa cioé al controllo e
alla trasformazione delle forze della natura, per realizzare risultati artificiali utili e
riproducibili), con i caratteri della novità intrinseca (l’invenzione deve portare a risultati
che non sarebbero raggiungibili utilizzando le conoscenze preesistenti) e estrinseca
(l’invenzione non deve essere già stata divulgata, altrimenti sarebbe già di dominio
pubblico).
Il complesso di norme enunciate traccia ovviamente taluni criteri utili alla determinazione
del premio, ma non può certo stabilire quantità ed ammontare dello stesso. Taluni
contratti collettivi, forniscono ulteriori criteri o parametri utili alla determinazione del
premio, ma non ne fissano l’ammontare.
Nella determinazione delle spettanze al lavoratore, comunque, è sempre necessario
valutare opportunamente l’insorgenza di due distinti diritti: quello di carattere morale
(riconoscimento di autore dell’invenzione) che si configura come diritto imprescrittibile,
irrinunciabile ed intrasferibile in quanto appartiene alla categoria dei diritti della persona
(artt. 2577, 2582 e 2589 c.c.), e quello di carattere patrimoniale derivante dall’utilizzazione
economica
dell’opera
d’ingegno
o
dell’invenzione,
che
attiene
alla
specificità
dell’invenzione.
Relativamente al sistema impositivo complessivo inerente il premio corrisposto al
lavoratore a compensazione dell’invenzione, non sussiste alcun obbligo contributivo né
Inps né Inail, permanendo l’obbligo per il lavoratore di denunciare tale ulteriore compenso
nella propria dichiarazione reddituale annua, sul quale il datore di lavoro avrà operato la
corrente ritenuta alla fonte, deducendo l’intero importo dai propri costi aziendali.
Tutte le controversie in materia di invenzioni di dipendenti privati o pubblici, comprese
quelle sull’esistenza del diritto all’equo premio, canone o prezzo e per l’impugnazione delle
decisioni del Collegio di arbitri ex articolo 1349 del Codice civile sono attribuite alla
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, esercitata dalla suddette Sezioni di
Tribunale specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Il procedimento
giudiziale, allo scopo di accelerare la definizione del contenzioso, è regolato dal nuovo rito
speciale societario disciplinato dal decreto legislativo 5/2003.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Parità tra pubblico e privato
Il nuovo codice della proprietà industriale ha uniformato il trattamento in materia di
invenzioni dei dipendenti, eguagliandolo per i dipendenti sia pubblici che privati. Per
“datore
di
lavoro”
va
quindi
comunemente
intesa
sia
l'impresa
privata
sia
l'amministrazione pubblica.
La brevettabilità Il brevetto per invenzione è l’istituto giuridico attraverso il quale
l’ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per
vent’anni. Esso garantisce l'inventore contro il rischio di distruzione del segreto, perché
l’esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norma, indipendentemente dal fatto che altri
siano in grado di utilizzare la stessa invenzione.
Dopo tale periodo l’invenzione verrà acquisita dalla collettività. Inoltre è fondamentale
questo periodo di monopolio per favorire il progresso tecnico, in quanto la presenza del
sistema brevettuale è stimolo e incentivo all’attività inventiva, perché permette a chi la
realizza un diritto di esclusiva, favorisce la rivelazione alla collettività dell’invenzione
(essendo impensabile gestirla in forma di segreto) e ne permette lo sfruttamento grazie alla
circolazione dietro compenso del diritto. Per soddisfare i requisiti di brevettabilità,
l’invenzione deve sostanzialmente manifestare alcune caratteristiche fondamentali, quali
(secondo giurisprudenza consolidata): la novità estrinseca del prodotto, l’originalità del
prodotto, l’industrialità del prodotto e la liceità del prodotto. Il brevetto sarà nullo sia in
caso di predivulgazione, sia in caso di anteriorizzazione ad opera di una precedente
domanda di brevetto.
L’originalità va riferita esclusivamente a quanto si incrementi l’utilità dell’oggetto. Si deve
altresì riscontrare nell’invenzione brevettabile la presenza della cosiddetta industrialità,
individuabile nella suscettibilità del trovato di avere un’applicazione industriale, nonché la
presenza della liceità dell’invenzione medesima, ovvero non in contrasto con la legge,
l’ordine pubblico o il buon costume. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze
animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; questa
disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante
tali procedimenti.
I commi 351 e 352 dell’art.1 della Legge Finanziaria 2006 hanno da ultimo abrogato le
tasse su brevetti e modelli, con specifico riguardo alla tassa di deposito, alla tassa per le
prime tre annualità per i brevetti di invenzione, alla tassa di deposito e di mantenimento
per il primo quinquennio per i modelli di utilità e registrazione di design.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Legge finanziaria 2006
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono
abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni
industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
La volontà del legislatore, evidentemente, è stata quella di incentivare il ricorso alla
brevettazione da parte delle aziende, detassando la procedura per stimolare la ricerca
principalmente nelle piccole e medie imprese.
Le invenzioni nel lavoro a progetto
Con l’introduzione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità “a
progetto” di cui all’art. 61 e ss. del Dlgs 276/2003, il legislatore ha inteso estendere la
tutela delle invenzioni del lavoratore ai rapporti parasubordinati suddetti. Viene di fatto
riconosciuto a tali collaboratori il diritto ad essere riconosciuti autore della invenzione
fatta nello svolgimento del rapporto. Relativamente ai diritti ed obblighi delle parti, è
applicabile l’intera normativa sopra illustrata con ulteriore e specifica applicazione dell’art.
12 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (ovvero come modificata
dall’art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169) per cui, salvo patto contrario, il datore di lavoro è
titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o
della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Clausole contrattuali
In presenza delle suddette diverse tipologie di invenzioni e di rapporti di lavoro, viene
rappresentato di seguito il testo di talune clausole contrattuali, da inserire nel contratto di
lavoro stipulato tra le parti:
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Giurisprudenza
1) Le fattispecie previste, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 28 RD 29 giugno 1939 n. 1127, pur avendo
in comune la realizzazione di un'invenzione nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato
e l'appartenenza al datore di lavoro dei relativi diritti di utilizzazione economica, si caratterizzano per il fatto
che, nella prima (c.d. invenzione di servizio), l'obbligo del lavoratore di indirizzare le proprie energie
lavorative a uno specifico risultato inventivo, ancorché indeterminato nei connotati, costituisce l'oggetto del
contratto, con la conseguenza che il pagamento della retribuzione esaurisce ogni dovere del datore di lavoro
sul piano della corrispettività delle prestazioni, mentre, nella seconda (c.d. invenzione di azienda),
l'invenzione non costituisce lo sbocco prefigurato e voluto come proprio della prestazione del lavoratore e,
pertanto, la retribuzione non remunera la perdita da parte del lavoratore dei diritti di sfruttamento
economico dell'invenzione, ma soltanto la semplice messa a disposizione delle sue energie lavorative, ragione
per cui al lavoratore spetta il diritto all'equo premio; poiché le disposizioni contenute nei primi due commi
del citato art. 23 comportano l'appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione – con ciò
derogando vistosamente al principio fondamentale secondo cui è l'autore dell'invenzione a essere titolare dei
diritti di utilizzazione economica – le norme che escludono il diritto del dipendente all'equo premio debbono
essere interpretate restrittivamente e, pertanto, qualora il datore di lavoro assuma che nel corso del rapporto
l'oggetto del contratto di lavoro si sia modificato per essere stato dedotto lo svolgimento da parte del
dipendente di attività inventiva, deve essere accertato in modo rigoroso l'effettivo affidamento al lavoratore
di uno specifico incarico a svolgere l'attività inventiva che ha condotto all'invenzione brevettata, l'effettiva
modificazione rilevante della prestazione del lavoratore nonché la corresponsione di una specifica
retribuzione (Trib. Milano 16 dicembre 1994)
2) Il criterio dell’importanza dell’invenzione, previsto dal 2° comma dell’art. 23 del RD 29 giugno 1939
n.1127, per la quantificazione dell’equo premio dovuto al lavoratore in caso di invenzione rientrante nella
fattispecie disciplinata da tale norma, consente di tener conto anche del beneficio economico apportato al
datore di lavoro dall’invenzione del lavoratore (Trib. Milano 30 aprile 1996)
3) Nelle invenzioni d'azienda, la brevettazione (e non la mera brevettabilità) costituisce condicio iuris per
l'esigibilità del premio, il cui obbligo può venir meno solo con la rimozione, con effetto ex tunc, del brevetto,
che si può ottenere con la declaratoria giudiziale di nullità dello stesso, non in via meramente incidentale, ma
unicamente quale esito dello speciale procedimento disciplinato dal RD 29 giugno 1939, n. 1127 (Cass. 5
giugno 2000, n. 7484)
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
4) La legge sui brevetti all’art. 23 distingue tra “invenzione di servizio” che è quella realizzata dal dipendente
assunto e retribuito per svolgere attività inventiva, ovvero per realizzare invenzioni, e “invenzione di
azienda”, che è quella realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro che non prevede uno specifico
compenso per l’attività inventiva; per l’invenzione di azienda è previsto che il lavoratore abbia diritto, ove la
realizzi, ad un “equo premio, nella determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione”.
Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente accertato che il lavoratore era stato assunto per svolgere
un’attività di ricerca avente carattere prodomico, e non un’attività inventiva e che pertanto non poteva
ritenersi che per lui fosse stata pattuita una retribuzione specificamente destinata a compensare la
realizzazione di invenzioni. (Cass. n. 14439/2000)
5) “La disciplina di cui all’art. 23 del RD 29 giugno 1939, n. 1127, nel sancire l’automatica appartenenza al
datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione e nel porre così un’eccezione al principio che titolare dei
diritti stessi è lo stesso inventore, dà rilievo alla circostanza che l’invenzione è conseguita dal dipendente
nell’ambito delle strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità;
tuttavia, al fine di contemperare i due interessi contrapposti, la stessa disciplina prevede altresì che al
lavoratore derivi dal suo apporto un concreto profitto, che deve essergli assicurato mediante l’erogazione da
parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio. La concretizzazione della
prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che è insito nella previsione dell’art. 23, primo
comma, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa, fermo restando che quella del lavoratore
dipendente rimane una prestazione di mezzi e non di risultato (onde il contratto ai sensi del primo comma
comprende implicitamente anche l’attività di ricerca finalizzata all’invenzione), poiché in tal caso la
retribuzione pattuita sarà necessariamente compensativa dell’invenzione; non è sufficiente, invece, che sia
convenuta come oggetto della prestazione un’attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo
essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici
fondamentali per l’imprenditore anche senza l’introduzione di un quid novi e potendo sfociare in invenzioni
scientifiche insuscettibili di immediata applicazione e quindi non brevettabili, e neanche la probabilità che
dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può sostituire la pattuizione di una
specifica retribuzione, poiché il secondo comma dell’art. 23, disciplinando l’ipotesi in cui l’invenzione non sia
prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell’esecuzione del contratto di lavoro (cosiddetta
invenzione d’azienda), prevede – quale ipotesi ostativa del diritto all’equo indennizzo – che le parti abbiano
stabilito una retribuzione per l’attività inventiva e quindi ha evidentemente preso in considerazione (non
assimilandoli a quelli disciplinati dal primo comma) proprio i casi in cui appare probabile che scaturiscano
invenzioni da un’attività avente diverso oggetto”. (Cass. n. 10851/1997)
6) In caso di invenzione di azienda, di cui al comma 2 dell'art. 23 del RD n. 1127/1939, il diritto del lavoratore
all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di riconoscerlo sorgono con il conseguimento del
brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate;
il diritto del lavoratore, infatti, consegue all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti
dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso RD, solo con la concessione del brevetto.
Pertanto è la brevettazione, in quanto costitutiva, che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e,
quindi, del diritto del prestatore al premio. Tale orientamento evita l'assurdo di imporre al datore di lavoro lo
sfruttamento di un 'trovato' che potrebbe anche rivelarsi estraneo ai piani di sviluppo aziendale, obbligandolo
a sopportare i relativi oneri economici in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (Cass. n.
7484/2000).
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Le modifiche introdotte da Dlgs 13 agosto 2010, n. 131
“Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del 18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.195)
Del decreto citato, intervengono sulle invenzioni del lavoratore gli articoli dal 62 al 65. La
prima modica riguarda il soggetto che può far valere i diritti dell’invenzione. Stabilisce ora
la uova norma che il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto
valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo
grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in
mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art.
62) . Un sostanziale e condivisibile allargamento del diritto ai più immediati congiunti, che
va letto come garanzia ulteriore per il lavoratore, tutelato anche nel caso di decesso, tanto
da denominare lo specifico articolo con il titolo “ diritto morale”. Rafforza il predetto
concetto l’art. Art. 63 (Diritti patrimoniali) affermando che i diritti nascenti dalle
invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore
dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Tracciate queste norme di carattere generale, la
specificità delle nvenzoni dei dipendenti, viene novellata dal successivo art. 64. Secondo
tale disposizione,( 1^ comma)
nel caso in cui l'invenzione industriale è fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego,
in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo
retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Come si vede torna centrale la
specifica previsione nel contratto di assunzione che l’invenzione formi oggetto del
contratto stesso. Prevede il medesimo articolo che se non è prevista e stabilita una
retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto
di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa
ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo
premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che
questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del
brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso,
su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della
domanda volta al rilascio del brevetto.
Di seguito, per opportuna comparazione , si riporta il comma sostituito dal provvedimento
in esame al fine di osservarne la maggiore portata:
“2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore,
spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto
dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione
percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro
Per quanto ulteriormente modificato, si riporta di seguito la nuova disposizione normativa:
Dlgs 13 agosto 2010, n. 131
“Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del 18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.195)
Art. 62.
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua
morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai
genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto
grado incluso.
Art. 63.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto
e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà
conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore,
nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la
tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo
premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata,
l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. (1)
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri
nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non
esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la
medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di
lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi
dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti
costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza
il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore é un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un
collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai
primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove
il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione é
subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere
con equo apprezzamento. Se la determinazione é manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta
dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore
ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.
Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore é titolare esclusivo dei
diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle
universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta
la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla
pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al
comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
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GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro
volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa
connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte,
da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici
diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE
di Renzo La costa
Tutti i diritti riservati
Chiuso per la pubblicazione e la diffusione l’11 ottobre 2010
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