Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio di Reggio

DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI
BREVETTO PER INVENZIONE
INDUSTRIALE
Reggio Emilia, 31 maggio 2012
I segni distintivi
TIPOLOGIE DI DOMANDE DI BREVETTO
1) Domande nazionali
a. in Italia
b. all’estero
2) Domande designanti una pluralità di stati
a. Convenzione sul brevetto europeo (EPC)
b. Trattato di cooperazione internazionale in
materia di brevetti (PCT)
c. Altre convenzioni internazionali (EAPO,
ARIPO, OAPI)
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI
SITUAZIONE FINO AL 2008
Brevetti italiani concessi senza ricerca di
anteriorità e senza esame di merito
La validità di un brevetto italiano veniva testata
davanti al giudice nel caso in cui il brevetto
italiano fosse azionato giudizialmente
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI
CAMBIAMENTI INTRODOTTI NEL 2008
La ricerca di anteriorità si applica alle domande
di brevetto per invenzione industriale depositate
a partire dal 1° luglio 2008
Viene effettuata dall’Ufficio Brevetti Europeo per
conto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Si effettua soltanto per le domande di brevetto
che non rivendicano la priorità di una domanda
precedente
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI
RICERCA DI ANTERIORITA’ - TEMPI
Entro 5 mesi dalla data di deposito: l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi invia la domanda di
brevetto all’Ufficio Brevetti Europeo per la
ricerca
Entro 9 mesi dalla data di deposito: l’Ufficio
Brevetti Europeo completa la ricerca
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I segni distintivi
ESEMPIO DI RAPPORTO
DI RICERCA
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I segni distintivi
ESEMPIO DI OPINIONE SCRITTA SULLA
BREVETTABILITA’ ALLEGATA AL RAPPORTO DI
RICERCA
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI – ESAME (1)
Unitamente al rapporto di ricerca, l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi emette una
comunicazione di avvio della procedura di
esame, invitando il richiedente – entro un
termine prefissato – a rispondere ad eventuali
obiezioni sollevate nell’opinione scritta sulla
brevettabilità.
La risposta può contenere:
- modifiche delle rivendicazioni, della
descrizione e dei disegni
- argomentazioni a supporto della brevettabilità
dell’invenzione rivendicata
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI – ESAME (2)
Eventuali modifiche apportate in corso di esame
non possono introdurre materia che si estenda
oltre il contenuto della domanda di brevetto
come originariamente depositata.
La stesura di una domanda di brevetto è
un’operazione estremamente critica perché
condiziona pesantemente i successivi margini di
modifica.
E’ consigliabile affidare la stesura di una
domanda di brevetto ad un consulente abilitato.
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I segni distintivi
BREVETTI ITALIANI – ESAME (3)
Trascorso il termine per la risposta, l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi provvede a:
- concedere il brevetto, oppure
- rifiutare la domanda di brevetto
Possibilità di appello davanti alla Commissione
dei Ricorsi
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I segni distintivi
LA PRIORITA’
Chiunque abbia regolarmente depositato, in un
paese membro della Convenzione di Unione di
Parigi per la protezione della proprietà
industriale, una domanda di brevetto per
invenzione industriale o per modello di utilità, o
il suo avente causa, gode di un diritto di priorità
per effettuare il deposito negli altri paesi
(Art. 4 CUP)
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I segni distintivi
CONDIZIONI PER UNA VALIDA RIVENDICAZIONE
DI PRIORITA’
•
La seconda domanda deve essere depositata
entro 12 mesi dalla prima domanda
•
La seconda domanda deve riguardare la
medesima invenzione a cui si riferisce la prima
domanda
•
La seconda domanda deve essere depositata a
nome del medesimo richiedente della prima
domanda, o del suo avente causa
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I segni distintivi
EFFETTI DELLA PRIORITA’
Ai fini di determinare lo stato della tecnica
opponibile alla seconda domanda, la data di priorità
(cioè la data di deposito della prima domanda) viene
considerata come data di deposito della seconda
domanda
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I segni distintivi
EFFETTI DELLA PRIORITA’ – ESEMPIO
priorità
23.05.2011
IT1
Invenzione A
Richiedente XYZ
10.01.2012
DE2
Invenzione A
Richiedente BCD
18.05.2012
DE1
Invenzione A
Richiedente XYZ
Chi ottiene il brevetto in Germania?
XYZ
Perché?
Lo stato della tecnica da tenere in considerazione per valutare se DE1 può
essere concesso comprende tutto quello che è stato reso accessibile al
pubblico prima del 23.05.2011.
DE2 è stata depositata il 10.01.2012. Quindi DE2 non è parte dello stato della
tecnica opponibile a DE1
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I segni distintivi
EFFETTI DELLA PRIORITA’
Oggi ho depositato una domanda di brevetto italiano
relativa ad una nuova confezione alimentare.
Adesso posso pubblicizzare / commercializzare la
mia confezione?
Si.
Le divulgazioni avvenute dopo il deposito della
domanda di brevetto italiano non sono opponibili
alla domanda di brevetto italiano, né ad eventuali
domande di brevetto estero che ne rivendichino la
priorità
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I segni distintivi
BREVETTO ITALIANO – I VANTAGGI (1)
I vantaggi del deposito di una domanda di brevetto
italiano sono principalmente legati alla ricerca di
anteriorità:
 La ricerca è effettuata dall’Ufficio Brevetti Europeo ed
ha una qualità paragonabile a quelle svolte per le
domande di brevetto europeo o internazionale
 I risultati della ricerca sono normalmente disponibili
prima della scadenza del termine di priorità
 Il rapporto di ricerca costituisce un utile strumento per
valutare l’opportunità di proteggere l’invenzione
all’estero
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I segni distintivi
BREVETTO ITALIANO – I VANTAGGI (2)
Altri vantaggi:
 Costo iniziale relativamente basso (la tassa di ricerca è
pagata dallo stato italiano; la traduzione in inglese è
necessaria solo per le rivendicazioni)
 Possibilità di ottenere il rimborso della tassa di ricerca
in caso di deposito di successive domande di brevetto
europeo o internazionale
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I segni distintivi
BREVETTO EUROPEO
Convenzione sul Brevetto
Europeo:
-
38 contracting states
2 extension states
(aggiornato al 31.05.2012)
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I segni distintivi
BREVETTO EUROPEO: LA PROCEDURA (1)
Deposito
Ricerca
Pubblicazione
Richiesta esame
Entro 18 mesi dalla data di
deposito (o di priorità)
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del
rapporto di ricerca
Esame
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I segni distintivi
BREVETTO EUROPEO: LA PROCEDURA (2)
Esame
Concessione
Entro 3 mesi dalla
concessione
Entro 9 mesi dalla
concessione
Convalide
Eventuale
opposizione
Fascio di brevetti
nazionali
Eventuale
appello
Rifiuto
Eventuale
appello
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I segni distintivi
BREVETTO EUROPEO – I VANTAGGI
• Un unico deposito, un’unica ricerca e un unico
esame per tutti i paesi aderenti alla Convenzione
sul Brevetto Europeo
 Riduzione dei costi
• L’Ufficio Brevetti Europeo ha una lunga
esperienza e un’affidabilità riconosciuta a livello
mondiale
 Un brevetto europeo concesso è generalmente
un brevetto forte
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I segni distintivi
DOMANDE DI BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)
145 contracting states (al 31.05.2012)
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I segni distintivi
PCT – LA PROCEDURA
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I segni distintivi
PCT – I VANTAGGI (1)
• Copertura territoriale molto ampia nel periodo di
30 mesi dalla data di priorità (o di deposito se
nessuna priorità è rivendicata)
 Utile nel caso in cui si necessiti di tempo per
comprendere quali mercati sono interessati
all’invenzione
• Possibilità di ritardare fino a 30 mesi dalla data di
priorità (o di deposito se nessuna priorità è
rivendicata) l’ingresso nelle fasi nazionali /
regionali
 I costi per l’ingresso nelle fasi nazionali /
regionali sono posticipati ad un momento in cui
si ha maggiore consapevolezza di quanto
l’invenzione sia meritevole di investimenti
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I segni distintivi
PCT – I VANTAGGI (2)
• Semplificazione delle formalità di deposito (un unico
deposito iniziale, un’unica copia autentica del
documento di priorità, etc.)
• Possibilità
di
richiedere
l’esame
preliminare
internazionale per «mettere in ordine» la domanda
prima dell’ingresso nelle fasi nazionali / regionali
 Un esame preliminare internazionale concluso
positivamente accelera la concessione del brevetto
da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e di
altri Uffici Brevetti che tendono a seguire le
decisioni dell’EPO (es. India, Israele, Messico,
Canada)
 Presso alcuni Uffici Brevetti (es. USA) gli effetti di
un esame preliminare internazionale concluso
positivamente sono meno evidenti
-
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I segni distintivi
DOMANDE NAZIONALI ESTERE (1)
Art. 198 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.)
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle
Attività Produttive, depositare esclusivamente presso
uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o
l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale in qualità di ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto
per invenzione, modello di utilità o di topografia,
qualora dette domande riguardino oggetti che
potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da
quella
di
presentazione
dell’istanza
di
autorizzazione….
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I segni distintivi
DOMANDE NAZIONALI ESTERE (2)
Art. 198 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.)
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione delle disposizioni del comma 1 è punita
con l’ammenda non inferiore a 77.47 euro o con
l’arresto. Se la violazione è commessa quando
l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in
misura non inferiore ad un anno.
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I segni distintivi
UNA POSSIBILE STRATEGIA DI DEPOSITO
• Depositare inizialmente una domanda di brevetto
italiano
• Attendere il rapporto di ricerca
• Esaminare attentamente i documenti anteriori citati nel
rapporto di ricerca per valutare le probabilità di
ottenere un valido brevetto
• Se i documenti anteriori citati lasciano spazio
all’ottenimento di un brevetto, depositare domande di
brevetto estero rivendicando la priorità della domanda
di brevetto italiano
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I segni distintivi
STRATEGIE PER I DEPOSITI ALL’ESTERO
• Se non è chiaro quali paesi potrebbero essere di
interesse:
depositare
una
domanda
di
brevetto
internazionale (PCT) per guadagnare tempo
• Se non ci sono dubbi sui paesi di interesse:
depositare domande di brevetto nazionali e/o
una domanda di brevetto europeo per
ridurre i costi rispetto al deposito PCT
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I segni distintivi
COME SCEGLIERE I PAESI ESTERI?
• Approccio basato sul mercato
paesi in cui si pensa che il prodotto brevettato
possa essere commercializzato
• Approccio basato sui concorrenti
paesi in cui i concorrenti principali hanno la sede
e/o stabilimenti produttivi
• Approccio basato sulla localizzazione del titolare
paesi in cui il titolare del brevetto ha filiali,
stabilimenti produttivi, sedi estere
• Altri tipi di approccio (es. mercato automobilistico)
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1
Ho depositato una domanda di brevetto italiano in data
01.09.2011
Oggi scopro che un mio concorrente italiano ha iniziato a
commercializzare in Italia un prodotto uguale a quello che
forma oggetto della mia domanda di brevetto
Come posso agire?
A. Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare
attentamente il rapporto di ricerca per determinare in
quale forma il brevetto può realisticamente essere
concesso e per verificare che il mio concorrente sia
contraffattore delle rivendicazioni presumibilmente
concedibili
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1
B. Occorre notificare la domanda di brevetto (ancora
segreta) al presunto contraffattore a mezzo di
ufficiale giudiziario
C. Dopo la notifica, è possibile richiedere
provvedimenti cautelari nei confronti del presunto
contraffattore o avviare contro di lui un giudizio di
merito
D. Le richieste avanzate dal titolare di una domanda
di brevetto nell’atto introduttivo del giudizio di
merito non potranno essere accolte se non
interverrà la concessione del brevetto nel corso
di tale giudizio
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1
Art. 53 Codice della Proprietà Industriale (CPI)
1.
I diritti esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la concessione del brevetto.
2.
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la
domanda, con la descrizione, le rivendicazioni e gli
eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico.
3.
Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della
domanda oppure dalla data di priorità, … l’Ufficio italiano
brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la
domanda con gli allegati.
4.
Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per
invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2
Ho depositato una domanda di brevetto europeo in data
01.09.2011, senza rivendicare la priorità di precedenti
domande
Oggi scopro che un mio concorrente italiano ha
commercializzato in Italia un prodotto uguale a quello che
forma oggetto della mia domanda di brevetto europeo
Come posso agire?
A. Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare
attentamente il rapporto di ricerca per determinare in
quale forma il brevetto può realisticamente essere
concesso e per verificare che il mio concorrente sia
contraffattore delle rivendicazioni presumibilmente
concedibili
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2
B. Occorre richiedere la pubblicazione anticipata
della domanda di brevetto europeo
C. Dopo la pubblicazione, occorre depositare in
Italia una traduzione in lingua italiana delle
rivendicazioni pubblicate
D. Successivamente
è
possibile
richiedere
provvedimenti cautelari nei confronti del presunto
contraffattore italiano o avviare contro di lui un
giudizio di merito
E. Le richieste avanzate dal titolare di una domanda
di brevetto nell’atto introduttivo del giudizio di
merito non potranno essere accolte se non
interverrà la concessione del brevetto nel corso
di tale giudizio
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2
Art. 93(1) Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)
L’Ufficio Brevetti Europeo pubblica la domanda d brevetto
europeo il prima possibile
a.
dopo la scadenza di un periodo di 18 mesi dalla
data di deposito o di priorità, se rivendicata, oppure
b.
prima della scadenza di tale periodo su richiesta del
richiedente.
Art. 67(1) CBE
Dalla data della sua pubblicazione, una domanda di brevetto
europeo conferisce provvisoriamente al richiedente la
protezione prevista dall’Art. 64, negli stati contraenti designati.
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2
Art. 54 CPI
La protezione conferita dalla domanda di brevetto
europeo ai sensi dell’Art. 67(1) CBE, decorre dalla data in
cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al
pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono
considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa
sia stata ritirata o respinta ovvero quando la
designazione dell’Italia sia stata ritirata.
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3
Ho depositato una domanda di brevetto italiano in data
01.09.2011
Oggi scopro che un mio concorrente ha iniziato a
commercializzare in un paese europeo diverso dall’Italia
un prodotto uguale a quello che forma oggetto della mia
domanda di brevetto
Come posso agire?
A. Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare
attentamente il rapporto di ricerca per determinare se
la mia invenzione è realisticamente proteggibile ed in
quale forma
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3
B. Depositare una domanda di brevetto europeo e/o
nazionale nel paese in cui agisce il concorrente,
rivendicando la priorità della domanda di brevetto
italiano
C. Accelerare per quanto possibile la concessione del
brevetto europeo e/o nazionale (PACE, colloqui diretti
con l’esaminatore, risposte sollecite)
D. Richiedere eventualmente la pubblicazione anticipata
della domanda di brevetto europeo
E. Espletare
eventuali
formalità
richieste
dalla
legislazione nazionale del paese del concorrente per
rendere efficace la protezione provvisoria conferita
dalla domanda di brevetto europeo pubblicata
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I segni distintivi
COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3
F. Adottare eventuali azioni permesse dalla legislazione
del paese in questione (lettere di diffida, richiesta di
provvedimenti cautelari, instaurazione del giudizio di
merito)
Attenzione: alcuni paesi non prevedono la possibilità
di azionare giudizialmente una domanda di brevetto
contro un contraffattore prima della concessione del
brevetto.
E’ normalmente prevista una compensazione
ragionevole a favore del titolare del brevetto, a
decorrere dalla data di pubblicazione della domanda
di brevetto.
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Grazie per l’attenzione
Chiara COLO’
[email protected]