Slides modulo Avv. Giove File - E

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La protezione delle invenzioni e
delle innovazioni tecnologiche
Avv. Luca Giove
Studio Giove IP/IT
PADOVA
1
COME PROTEGGERE LA
TECNOLOGIA?
Due alternative:
A) Mantenere
segreta la
struttura
dell’innovazione
KNOW-HOW
B) Proteggere
l’innovazione con
uno strumento
giuridico
BREVETTI
2
COS’E’ UN BREVETTO
 UN DIRITTO DI MONOPOLIO CONCESSO A
UN INVENTORE CHE HA UTILIZZATO LE SUE
CAPACITA’ PER CREARE QUALCOSA DI
NUOVO
 NON E’ UN MONOPOLIO ASSOLUTO:
a) CONCESSO PER UN LIMITATO PERIODO DI
TEMPO
b) ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO
3
RATIO dei BREVETTI
AUMENTO DELLA CONCORRENZA SUL PIANO
DELL’INNOVAZIONE:
“PATENTS EXPLICITLY PREVENT THE DIFFUSION OF
NEW TECHNOLOGY TO GUARANTEE THE
EXISTENCE OF TECHNLOGY TO DIFFUSE IN THE
FUTURE”
1)
2)
Singoli e imprese sono stimolate ad innovare e
investire nelle innovazioni;
I limiti temporali e l’accessibilità al pubblico
favoriscono la diffusione delle innovazioni.
4
L’OGGETTO DEI BREVETTI
I BREVETTI POSSONO ESSERE CONCESSI IN
QUALSIASI SETTORE DELLA TECNOLOGIA
 Nati per proteggere le innovazioni nel
settore meccanico
 Le invenzioni nei nuovi settori tecnologici
sono tutelate da brevetti
 La maggior parte delle regole applicabili
ai brevetti sono comuni a tutti i settori della
tecnologia
5
NORME APPLICABILI
In Italia il c.d. Codice della Proprietà
Industriale (Decreto legislativo n.
5/2003)
In Europa: la Convenzione sul
Brevetto Europeo di Monaco
Nel mondo: l’Accordo TRIPs
6
BREVETTI PER INVENZIONE:
COS’E’ UN INVENZIONE
 La legge non dà una definizione
 Giurisprudenza e dottrina definiscono
l’invenzione come “la soluzione originale di
un problema tecnico”
7
Invenzioni non brevettabili
(art. 45 c.p.i.)
Non possono costituire oggetto di
brevetto:
a) Scoperte, teorie scientifiche e metodi
matematici;
b) Piani, principi o metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività
commerciale, o programmi per
elaboratori;
8
… INVENZIONI NON BREVETTABILI
(art. 45 c.p.i.)
c) Le presentazioni di informazioni;
d) Metodi per il trattamento
terapeutico o chirurgico del corpo
umano o animale, o metodi di
diagnosi degli stessi;
Non sono invenzioni brevettabili IN
QUANTO TALI
9
… INVENZIONI NON BREVETTABILI
(art. 45- comma 4-5 c.p.i.)
Ogni varietà animale o vegetale od
ogni procedimento essenzialmente
biologico per l’ottenimento delle
stesse, a meno che non si tratti di
procedimenti microbiologici o di
prodotti ottenuti mediante questi
procedimenti (es. lievito)
10
… INVENZIONI NON
BREVETTABILI (art. 45- comma
5-bis c.p.i.)
“Non possono costituire oggetto di brevetto
le invenzioni biotecnologiche di cui all’art.
81-quinquies c.p.i.”
11
SCOPERTE
 Le scoperte non sono brevettabili in
quanto tali
 E’ consentito brevettare le
applicazioni tecniche di scoperte
12
SOFTWARE
Forme di tutela
 BREVETTI
 COPYRIGHT
 KNOW - HOW
 CONCORRENZA
SLEALE
13
BREVETTI SU SOFTWARE
 Il software non è considerata un’invenzione e
pertanto non è brevettabile In quanto tale
“In quanto tale”: solo il software che ha un
effetto tecnico ulteriore è brevettabile.
Gli effetti fisici che sono invariabilmente connessi
all’esecuzione di un programma per elaboratore
non sono un “effetto tecnico ulteriore”
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EFFETTO TECNICO ULTERIORE:
 Può essere già noto allo stato della tecnica.
 Lo si può individuare ad es. nel controllo di un
procedimento industriale o nell’elaborazione
di dati che rappresentino entità fisiche o nel
funzionamento interno dell’elaboratore stesso
o delle sue interfacce controllate dal
programma e che possono avere un
impatto, ad esempio, sull’efficienza o la
sicurezza di un procedimento, sulla gestione
delle risorse del computer o sul tasso di
trasferimento dei dati in connessione.
15
DIRITTO D’AUTORE SUL SOFTWARE
 Ai sensi del d. lgs. n. 518/1992 di attuazione della
direttiva comunitaria n. 91/250/CE il software è
tutelato in Italia come opera letteraria protetta
dalla Convenzione di Berna
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L’AMBITO DI TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE:
L’ESPRESSIONE DELL’OPERA COPERTA DA DIRITTO D’AUTORE:
le righe di codice di un programma (e la sua struttura)
17
L’ambito di tutela del diritto d’autore
 Ai sensi della legge italiana sul diritto
d’autore i software sotto ogni forma sono
tutelati a patto che siano originali o siano il
risultato creativo del loro autore.
 Il diritto d’autore non tutela le idee.
 Ci deve essere più di una maniera di
esprimere l’idea.
 Anche il materiale di progettazione
preliminare del software è tutelato.
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Differenze tra brevetto e tutela del
diritto d’autore
BREVETTO
 Tutela il contenuto,
l’idea, la soluzione
originale di un
problema tecnico
 Durata: 20 anni dalla
data di deposito
 La tutela brevettuale
discende dal
deposito e
dall’ottenimento del
brevetto.
DIRITTO D’AUTORE
 Tutela la forma
originale di
espressione del
software
 Durata: vita
dell’autore + 50 anni
 Nessuna formalità
richiesta. La
registrazione nel
registro SIAE offre la
prova della data di
creazione.
19
REQUISITI DI BREVETTABILITÀ
 A) NOVITÀ
 B) ATTIVITÀ INVENTIVA
 C) INDUSTRIALITÀ
 D) LICEITÀ (ordine pubblico e buon
costume)
20
A) NOVITÀ (art. 46 c.p.i.)
Un’invenzione è nuova se non
appartiene allo stato della tecnica
Stato della tecnica:
a) Tutto ciò che è stato reso accessibile
al pubblico con descrizione scritta o
orale, con l’uso, o in ogni altro modo,
prima della data di deposito della
domanda di brevettazione.
b) I cosiddetti “brevetti segreti”
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Valutazione della novità
 È una valutazione “critica” (è possibile
ricorrere al dizionario!)
 Non è consentito combinare singoli
elementi presenti nello stato della tecnica
nè è possibile combinare elementi isolati
appartenenti a differenti parti descritte
nello stesso documento, a meno che tale
combinazione non sia suggerita nel
documento
22
Divulgazioni non pregiudizievoli
(a) Divulgazione verificatasi non oltre 6
mesi prima della data di deposito della
domanda di brevetto e dovuta ad un
abuso evidente ai danni del richiedente(o
del dante causa)
(b) L ’ invenzione è stata esposta dal
richiedente o dal suo dante causa ad
un ’ esposizione ufficiale internazionale
(Conv. Parigi)
(c) Divulgazione verificatasi dopo la data 23
di priorità
B) Attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
Un’invenzione è dotata di attività
inventiva se per una persona
esperta del ramo non risulta
evidente da stato della tecnica.
24
Attività inventiva: non ovvietà
Un’invenzione non è ovvia se si
spinge oltre il normale progresso della
tecnologia e non si limita a seguire
semplicemente o logicamente lo
stato della tecnica
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Valutazione dell’attività inventiva
 La domanda-“c’è attività inventiva?"
– sorge solo se c’è novità
 Lo stato della tecnica pertinente:
ogni tipo d’informazione inerente ad
un certo campo tecnologico, fatta
eccezione per i brevetti “segreti”
 E’ possibile combinare documenti
dello stato della tecnica o altre parti
dello stato della tecnica
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Valutazione dell’attività inventiva:
persona esperta del ramo
 E’ il normale professionista in un campo
tecnologico a conoscenza di ciò che costituiva
sapere comune nello stato della tecnica alla data
interessata
 SI presume che egli abbia avuto accesso ad ogni
cosa ricompresa nello "stato della tecnica" e che
abbia avuto a sua disposizione i normali mezzi e le
capacità per le quotidiane attività di lavoro e
sperimentazione
 Vi sono casi in cui è più corretto ragionare in
termini di gruppi di persone più che di singoli,
come ad es. per un’equipe di ricerca o
produzione
27
Attività inventiva e particolari
categorie di invenzioni
 “Nuovi modi d’utilizzo di invenzioni
esistenti”(cc.dd. “invenzioni di
traslazione”)
 “Invenzioni di combinazione”
 “Brevetti di selezione”
 “Invenzioni di perfezionamento”
28
C) INDUSTRIALITÀ
(art. 49 c.p.i.)
Se l’invenzione può essere fabbricata o
utilizzata in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola
L’invenzione deve “funzionare”:
manca l’industrialità se si presume
che essa funzioni in maniera contraria
alle leggi fisiche(es. una macchina di
moto perpetuo)
29
D) LICEITÀ (art. 50 c.p.i.)
 Non possono essere brevettate le
invenzioni la cui attuazione è contraria
all’ordine pubblico o al buoncostume
 L’attuazione non è considerata contraria
all’ordine pubblico o al buon costume per
il solo esserre vietata da norma di legge o
amministrativa
30
Sufficiente descrizione
(art. 51 c.p.i.)
E’ requisito del brevetto: la domanda di
brevetto dovrebbe descrivere l’invenzione
in modo sufficientemente chiaro ed
esaustivo per poter essere attuata da un
soggetto esperto nel ramo.
31
Procedura di concessione di
brevetto: domanda di brevetto
Una domanda di brevetto con
effetti in Italia può essere
depositata presso:
(i)l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
o
(ii)l’Ufficio Brevetti Europeo
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UNITÁ DELL’INVENZIONE
 Ciascuna domanda di brevetto
dovrebbe riferirsi ad una sola
invenzione o ad un gruppo di
invenzioni collegate in modo tale
da formare un’unica e generale
idea inventiva.
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DOMANDA DI BREVETTO
La domanda di brevetto consiste di:
(i) una richiesta di concessione;
(ii) una specificazione che
racchiuda la descrizione
dell’invenzione;
(iii) una o più rivendicazioni;
(iv) qualsiasi disegno cui si faccia
riferimento nelle descrizione o nelle
rivendicazioni; e
34 34
(v) un riassunto.
RIVENDICAZIONI DI BREVETTO
 Definiscono l’oggetto per cui si
richiede tutela (ovvero delimitano
l’ambito di tutela dell’invenzione)
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DESCRIZIONE E DISEGNI
 La descrizione spiega l’invenzione in
modo che possa essere applicata da
una persona esperta del ramo
 Le rivendicazioni possono essere
interpretate alla luce della
descrizione e dei disegni
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GLI EFFETTI DELLA DOMANDA
 In Italia e in Europa la data della
domanda determina:
(i) chi sarà titolare dei diritti di
brevetto(sistema del “primo
deposito”); e
(ii) la scadenza del brevetto
 La data di pubblicazione è la “data
effettiva” della tutela
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PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE:
BREVETTI ITALIANI
 Fino al 2 luglio 2008 i requisiti di novità
e attività inventiva non venivano
vagliati prima della concessione
 Le domande di brevetto depositate
dopo il 2 luglio 2008 sono soggette al
vaglio di novità e attività inventiva
prima della concessione
38
38
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE:
BREVETTI EUROPEI
 Una domanda unica e un’unica
verifica, ma al richiedente è
concesso un pacchetto di brevetti
nazionali, uno per ogni stato membro
indicato nel procedimento
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PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE:
BREVETTI EUROPEI - FASI
- Deposito ed esame delle domande
- Ricerca e resoconto della ricerca
- Pubblicazione della domanda di brevetto
- Esame sommario
- Concessione del brevetto
- Convalida
- Opposizione
- Limitazione/revoca
- Appello
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PRIORITÀ
E’ possibile depositare una domanda di
brevetto in uno stato e presentare poi
entro 12 mesi domanda in altro stato per la
medesima invenzione(art. 4 Convenzione
di Parigi)
Il successivo deposito in ciascuno degli altri
stati della Convenzione di Parigi, prima
dello scadere del termine di 12 mesi, non
dovrebbe essere invalidato dal
compimento di atti in tale intervallo di
tempo (altro deposito, pubblicazione o
sfruttamento dell’invenzione)
41
TRATTATO DI COOPERAZIONE
BREVETTUALE
Una singola domanda internazionale
di brevetto ha gli stessi effetti delle
domande nazionali depositate in
ciascuno Stato indicato
MA
un brevetto dev’essere concesso
dagli uffici nazionali o regionali
(Ufficio Europeo)
42
Brevetto Unitario
 Nel 2013 è stato approvato il
regolamento europeo relativo al c.d.
brevetto unitario (un unico titolo
brevettuale con efficacia in tutti i paesi
dell’Unione Europea)
 Entrerà in vigore quando inizierà ad
essere operativo il Tribunale Unico
competente per le liti relative a tali
brevetti (2017?)
43
SCADENZA
La scadenza di un brevetto è di 20 anni
dalla data di deposito [sempre che le
tasse di mantenimento siano state
debitamente versate] e non è rinnovabile
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CERTIFICATI COMPLEMENTARI DI
PROTEZIONE
 Ogni prodotto farmaceutico e
pesticida soggetto all’autorizzazione
all’immissione in commercio può
essere oggetto di un certificato
complementare di protezione.
 Il certificato conferisce gli stessi diritti
del brevetto fino a cinque anni dopo
la scadenza del brevetto(Reg. CE n.
1768/92)
45
TERRITORIALITÀ
 I diritti d’esclusiva del titolare di un
brevetto nazionale sono limitati al
territorio italiano.
I diritti d’esclusiva del titolare di un
brevetto europeo sono limitati ai
territori degli Stati Membri della
Convenzione per cui il richiedente ha
domandato tutela.
46
IL C.D. ”ESAURIMENTO”
I diritti di esclusiva del titolare di brevetti si
esauriranno
alla
prima
attuazione
dell’invenzione da parte del titolare o con
il suo consenso entro l’Area Economica
Europea.
Il diritto che si esaurisce è il diritto sui prodotti
che includano l’invenzione
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Tipi di invenzione:
A) Invenzioni di prodotto
B) Invenzioni di procedimento
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BREVETTI DI PRODOTTO
Il brevetto conferisce il diritto di vietare a
terzi di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto(art. 66 c.p.i)
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BREVETTI DI PROCEDIMENTO
Il brevetto conferisce il diritto di
vietare di applicare il
procedimento, di usare, mettere in
commercio, vendere o importare a
tali fini ogni prodotto direttamente
ottenuto con tale procedimento
(art 66 c.p.i.)
50
Invenzioni di prodotto nel settore
chimico/farmaceutico e
biotecnologico
c) Una terza categoria: invenzioni
“d’uso”?
Lo specifico impiego di sostanza o
composto incluso nello stato della
tecnica è brevettabile se tale uso
non era compreso nello stato della
tecnica.
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C.C.D.D. “INVENZIONI DIPENDENTI”
 Le invenzioni il cui sfruttamento
necessariamente richiede lo sfruttamento
di altra invenzione brevettata da terzo
 Possono essere validamente brevettate
ma il loro sfruttamento richiede
l’autorizzazione del titolare del brevetto
sull’invenzione principale
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USO LEGITTIMO DI BREVETTO DA
PARTE DI TERZI
I.
II.
III.
Atti compiuti in ambito privato a
fini non commerciali
Atti compiuti da altri a fini di
sperimentazione (non commerciali)
La preparazione estemporanea di
un medicinale in farmacia su
ricetta medica
53
PREUTENTE
 Il terzo utente di un’invenzione nei 12
mesi anteriori alla data di deposito o
di priorità, può continuare ad usarla
nei limiti del preuso
 Il problema sorge solo quando il
preuso era segreto
54
A CHI SPETTA IL BREVETTO?
REGOLA GENERALE
Il diritto di brevettare un’invenzione spetta
all’inventore/i e ai suoi/loro eredi
55
Invenzioni dei dipendenti
La CBE sul punto tace e si applicano i diversi
regimi degli stati della CBE.
In Italia:
1) C.d. “Invenzione di servizio”;
2) C.d. “Invenzione aziendale”;
3) C.d. “Invenzione occasionale”.
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“Invenzione di servizio”
Se:
a) L’invenzione è sviluppata nel corso del
rapporto di lavoro; e
b) l’attività inventiva è prevista come
oggetto del contratto; e
c) è prevista per essa una retribuzione
specifica.
Tutti i diritti di sfruttamento spettano al
datore e l’inventore non ha diritto ad
alcun compenso
57
“Invenzione aziendale”
Se:
a) l’invenzione è sviluppata dal dipendente
nell’adempimento del suo impiego; ma
b) non è prevista alcuna retribuzione.
Tutti i diritti di sfruttamento spettano al
datore, ma l’inventore può aver diritto ad
un compenso ( il c.d.“equo premio”)
58
C.d.“equo premio”
 Se il datore ottiene il brevetto, all’inventore
spetta un compenso calcolato sulle base
di: (a) l’importanza della protezione
conferita all’invenzione dal brevetto
(vantaggio competitivo); (b) le mansioni e
la retribuzione dell’inventore; (c) il
contributo ricevuto dall’organizzazione del
datore
I=VxP
59
“Invenzione occasionale”
Se l’invenzione non è“di servizio” nè
“aziendale”, ma rientra nel campo di
attività del datore:
il datore (entro 3 mesi dalla comunicazione
del deposito di domanda) può esercitare
un’opzione per l’uso esclusivo o non
esclusivo o per l’acquisto dell’invenzione
dietro il pagamento del canone o del
prezzo calcolato deducendo gli aiuti che il
dipendente abbia ricevuto per realizzare
60
l’invenzione.
Invenzioni di ricercatori
dell’Università e degli enti pubblici
di ricerca (art. 65 c.p.i.)
 Il ricercatore è l’esclusivo titolare
dell’invenzione
 L’Università e la P.A. possono utilizzare
l’invenzione e concederla in licenza a terzi
 L’inventore ha diritto ad almeno il 50% dei
proventi o dei canoni di sfruttamento
 In assenza di specifica determinazione
dell’Università, l’Università ha diritto al 30%
dei proventi o canoni
61
Ricercatori universitari
 Nel caso di ricerche finanziate da enti
privati o nell’ambito di progetti di
ricerca finanziati da enti pubblici
diversi dal datore di lavoro non
trovano applicazioni le regole di cui
sopra.
62
CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI DI
BREVETTO
 CESSIONE
 LICENZA
 PEGNO
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CESSIONE
 Il titolare trasferisce i diritti di brevetto
a un terzo e si spoglia del diritto di
disporre del brevetto in favore del
cessionario (normalmente dietro
pagamento di un prezzo)
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LICENZA
Il titolare concede a un terzo il diritto
di sfruttare l’invenzione entro i limiti
previsti da un accordo con
quest’ultimo ma mantiene la titolarità
del brevetto
65
L’OGGETTO DELLA LICENZA




Licenza esclusiva
Licenza non-esclusiva
“Sole licence”
Licenza incrociata
66
CORRISPETTIVO
 Somma fissa
 Royalty
 Minimo garantito
67
Forme della cessione licenza
 Non sono richiesti dalla legge requisiti
di forma specifici
 E’ opportuno redigere l’accordo per
iscritto e depositarlo presso l’Ufficio
Brevetti: rende “opponibile ai terzi”
l’atto trascritto – è preferito chi ha
trascritto per primo nel caso di
conflitto
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LICENZA, CESSIONE E NULLITA’ DEL
BREVETTO
 Efficacia “ex nunc” dell’accertamento
della nullità del brevetto rispetto ai
contratti aventi ad oggetto il brevetto
 Il prezzo o le royalties già pagati non
devono essere restituiti ma il giudice, può
prevedere un equo rimborso
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LICENZE OBBLIGATORIE
 Al titolare del brevetto può essere imposto
dall’Ufficio Brevetti la concessione di una
licenza a un terzo nel caso di:
 a) Invenzioni non attuate;
 b) Invenzioni dipendenti
70
LE CAUSE BREVETTUALI
 Azione di contraffazione: contro
l’utilizzatore non autorizzato del brevetto
 Nullità e decadenza
 Rivendica
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AZIONE DI CONTRAFFAZIONE
 Legittimato attivo: titolare, licenziatario,
usufruttuario (e PM)
 Legittimato passivo: l’utilizzatore non
autorizzato (anche in assenza di dolo o
colpa)
 Giurisdizione: il Paese di residenza (sede)
del contraffattore o il luogo dove è stata
commessa la contraffazione
 Giudice competente: sezioni specializzate
72
ONERE DELLA PROVA
Validità del brevetto: presunzione
Contraffazione: a carico dell’attore
mediante:
a) Un esemplare del prodotto o
materiale illustrativo
b) “Descrizione” e/o sequestro


73
Tipologie azioni di
contraffazione
 Procedure cautelari d’urgenza
 Cause di merito
74
PROCEDURE CAUTELARI URGENTI
 Requisiti per la concessione:
(i) c.d. “fumus boni iuris”; e
(ii) c.d. “periculum in mora”
Provvedimenti: sequestro, inibitoria
(con penale), ordine di ritiro dal
commercio, pubblicazione della
decisione
75
PROCEDURE CAUTELARI URGENTI
 Differenze principali rispetto a causa
di merito:
 - provvisorietà della decisione;
 - durata molto breve;
 - non è possibile ottenere il
risarcimento del danno
76
Causa di contraffazione di merito
 Consente di ottenere in via definitiva:
a) l’inibitoria e l’ordine di ritiro dal
commercio;
b) il risarcimento del danno;
c) la pubblicazione della decisione;
d) distruzione o cessione in proprietà
dei prodotti contraffattori e dei mezzi
destinati alla loro produzione
77
Risarcimento del danno (I)
 Danni liquidati in conformità agli artt.1223,
1226 e 1227c.c.
 La liquidazione tiene conto di:
conseguenze economiche negative inclusi
i mancati profitti, benefici ottenuti dal
contraffattore, ulteriori elementi quali ad
es. danni morali.
78
Risarcimento del danno(II)
 I danni possono essere quantificati in
una somma complessiva da
calcolarsi in conformità a quanto
emerso nel processo e alle
presunzioni che ne derivano
 Soglia minima del mancato profitto
(canoni licenza)
(c.d. retroversione degli utili)
79
Azione di nullità: i motivi
a) L’invenzione non è brevettabile
b) Difettano i requisiti per la brevettazione
c) L’invenzione non è sufficientemente
descritta
d) L’oggetto del brevetto si estende oltre il
contenuto della domanda iniziale o la
protezione è stata estesa
e) Il titolare del brevetto non aveva diritto di
ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso
delle facoltà accordategli dall’art. 118. 80
Azione di decadenza
 Se la tassa di mantenimento annuale non
è stata pagata entro sei mesi dalla data di
scadenza
81
MODELLI D’UTILITA’
1. Nuovi modelli che conferiscono particolare
efficacia o comodità di applicazione o uso a
macchine, o parti di esse, strumenti , utensili od
oggetti d’uso in genere, quali nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di
parti
2. Il brevetto per le macchine non comprende la
protezione di singole parti
3. Gli effetti si estendono a modelli che
conferiscono pari utilità, purché utilizzino lo
stesso concetto innovativo
82
DIFFERENZE TRA BREVETTI E
MODELLI DI UTILITA’
Differenza sostanziale
(difficile da individuare)
A) Approccio
quantitativo:
il modello è una
piccola invenzione
B) Approccio
qualitativo:
l’innovazione
riguarda aspetti
marginali ed esecutivi
di soluzioni
conosciute
DIFFERENZE FORMALI
1) (DURATA)
10 ANNI dalla data di deposito
2) In sede di concessione non si valuta novità/originalità
83
NUOVI SETTORI E BREVETTI SPECIALI
1. BIOTECNOLOGIE
2. TOPOGRAFIE DI MICROCHIP
3. VARIETA’ VEGETALI
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APPLICABILITA’ DEI BREVETTI AL
SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE
 Questione a lungo dibattuta in
particolare sotto il profilo della
“legittimità”(es. metodi di clonazione
umana)
 Oggi disciplinata dal C.P.I. E’ il risultato
del recepimento della Direttiva
98/44/CE
85
INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
Invenzioni che sono nuove, dotate di
attività inventiva e suscettibili di
applicabilità industriale anche se sono:
a) materiale biologico che è isolato dal
suo ambiente naturale o prodotto
mediante un procedimento tecnico
anche se preesisteva in natura;
b) un procedimento tecnico attraverso il
quale viene prodotto, lavorato o
impiegato materiale biologico anche se
preesistente allo stato naturale;
c) una nuova utilizzazione di un materiale
biologico o di un procedimento tecnico
relativo a un materiale biologico o a un
procedimento tecnico;

86
d) un elemento isolato dal corpo umano o
diversamente prodotto mediante un
procedimento tecnico, anche se la sua
struttura è identica a quella di un
elemento naturale, a condizione che
funzione e applicazione industriale siano
concretamente indicate e descritte;
e) invenzioni riguardanti piante o animali
se la loo applicazione non è limitata
all’ottenimento di una determinata
varietà vegetale o specie animale.
87
REQUISITO NOVITA’
 Una sequenza di DNA preesistente in
natura non fa parte dello stato della
tecnica perché non era ancora
accessibile al pubblico sino a quando è
stata identificata.
88
REQUISITO ATTIVITA’ INVENTIVA
La non-ovvietà può essere riferita non
solo all’applicazione tecnica ma anche
alla scoperta sottostante.
89
INDUSTRIALITA’
 In caso di invenzioni consistenti in animali
o piante l’”utilità” dell’invenzione è
autoevidente.
 L’industrialità rappresenta un problema
relativamente alle sequenze DNA,
sequenze parziali, proteine,
microorganismi ecc., poichè la relazione
tra struttura e funzione non è autoevidente
Es.: la stessa sequenza di geni può essere
usata per preparare un kit
immunodiagnostico, come per ulteriori
ricerche terapiche
90
INVENZIONI NON-BREVETTABILI
a) Il corpo umano, ai vari stadi della
sua formazione e sviluppo, e la
semplice scoperta di uno dei suoi
elementi, inclusa una sequenza
genica o una sequenza parziale
b) Metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano
o animale
91
c) Invenzioni
il cui sfruttamento
commerciale sarebbe contrario alla
dignità umana, all’ordine pubblico
e al buon costume, in particolare:
1)
procedimenti di clonazione degli
esseri umani;
2)
procedimenti di modifica
dell’identità genetica di linea
germinale degli esseri umani;
3)
ogni utilizzo di embrioni umani,
incluse le linee di cellule staminali
ricavate da embrione umano;
92
4) procedimenti di modifica
dell’identità genetica di animali tali da
causare loro sofferenze senza sostanziali
benefici medici per l’uomo o l’animale,
e animali risultanti da tali procedimenti;
5)
invenzioni su protocolli di
screening genico il cui sfruttamento
comporti discriminazione o
stigmatizzazione, come invenzioni con
fini eugenetici;
93
d) Semplici sequenze di DNA;
e) Piante e varietà animali.
94
AMBITO DI TUTELA
 La tutela conferita da un brevetto su
materiale biologico dotato di
caratteristiche specifiche risultanti
dall’invenzione si estende a ogni
materiale biologico da esso derivato
tramite riproduzione o moltiplicazione in
una forma identica o differenziata e
dotato delle stesse caratteristiche.
 Un’identica regola si applica nel caso di
invenzioni di procedimento
95
AMBITO DI TUTELA
 La tutela conferita da un brevetto su un
prodotto contenente - o consistente in informazioni genetiche può estendersi all’intero
materiale, eccezion fatta per il corpo umano,
nel quale il prodotto è incorporato e nel quale le
informazioni genetiche sono contenute ed
assolvono alla loro funzione.
96
Limitazioni della tutela
 La tutela non si estende a materiale biologico
ottenuto dalla riproduzione o moltiplicazione di
materiale biologico messo sul mercato dal
titolare di brevetto o con il suo consenso,
quando la riproduzione o moltiplicazione
necessariamente derivino dall’utilizzazione del
brevetto per cui il materiale biologico fu
commercializzato, a patto che il materiale
ottenuto non sia successivamente utilizzato per
altra riproduzione o moltiplicazione
 Privilegio dell’agricoltore: l’agricoltore è
autorizzato ad utilizzare il prodotto del suo
raccolto o allevamento a scopo di riproduzione
o moltiplicazione da lui compiuta
97
Tutela dei prodotti a
semiconduttori
 Un prodotto il cui scopo sia
l’assolvimento di una funzione
elettronica e che consiste di due o
più strati almeno uno dei quali sia
composto di materiale
semiconduttore
98
Tutela dei prodotti a
semiconduttori
 Si riferisce solo alla topografia del prodotto
a semiconduttori e non al software in essi
integrato
 Non tutela gli impliciti concetti e
informazioni tecniche nè i procedimenti di
fabbricazione nè le informazioni codificate
 Durata decennale
99
Tutela prodotti a semiconduttori:
caratteristiche
 Elevate spese di registrazione
 I diritti di registrazione sulle invenzioni
dell’impiegato spettano sempre al datore
di lavoro
 Requisiti di registrabilità:
(i) risultato di uno sforzo intellettuale
creativo e non comune o non usuale nel
ramo;
(ii) novità: la divulgazione nei due anni
precedenti la registrazione non intacca la
novità
100
Tutela prodotti a semiconduttori:
regole specifiche
 In caso di violazioni nei due anni
antecedenti la registrazione, l’usurpatore
può ottenere una licenza obbligatoria e in
caso fosse in buona fede il titolare avrà
diritto solo ad un equo compenso
 Diritto di esclusiva: il diritto di riproduzione
(anche del progetto in 2D)
101
LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99
C.P.I.)
Oggetto tutela: “tutte le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo
detentore ove:
a) siano segrete (ovvero se nel loro insieme o nella
precisa configurazione dei loro elementi, non
siano generalmente note o facilmente accessibili
a esperti e operatori del settore)
b) abbiano valore economico in quanto segrete
c) siano sottoposte da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure
ragionevolmente adeguate per mantenere
segretezza
102
(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO
(ARTT. 98 E 99 C.P.I.)
 Ipotesi specifica: costituiscono anche
oggetto di protezione i dati relativi a
prove o altri dati segreti la cui
elaborazione comporti un
considerevole impegno e alla cui
presentazione sia subordinata A.I.C.
103
(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO
(ARTT. 98 E 99 C.P.I.)
 Ambito tutela: Salva la disciplina della
concorrenza sleale, è vietato rivelare ai
terzi, oppure acquisire od utilizzare in
modo abusivo le informazioni e le
esperienze aziendali salvo se conseguite
in modo indipendente
 Pre-uso segreto rispetto a invenzione
brevettata non sembra possa godere
protezione del know-how
104
PRO E CONTRA DELLA TUTELA
DELL’INNOVAZIONE MEDIANTE IL
SEGRETO INDUSTRIALE
Vantaggi:
- nessuna formalità (e costi connessi)
- durata tendenzialmente perpetua
Svantaggi:
- Difficoltà nella individuazione oggetto
tutela
- Difficoltà a mantenere segretezza
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GRAZIE!
Avv. Luca Giove
([email protected])
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